Adwords en beschrijvende merken
Stel, je wilt adverteren op Google voor een bedrijf dat cruisereizen biedt. Wat doe je dan? Dan koop je Adwords voor het trefwoord “cruise travel”. En wat doet het bedrijf Cruise Travel dan? Dat doet je een proces aan omdat je hun merk en handelsnaam misbruikt. Het overkwam het bedrijf Cruise Factory en internetbedrijf Perplex, en op verzoek van hun advocaat Daniel Corbeek mocht ik ze juridisch bijstaan. En ze hebben gewonnen, jeuj!
Eerst maar eens het merkgebeuren. Ik had nogal een boom opgezet over de vraag onder welk artikel van het BVIE je het kopen van Adwords met daarin een merkwoord moest rekenen, maar dat kan “in het midden blijven” aldus de rechtbank in haar vonnis (PDF). De term “cruise travel” is namelijk gebruikelijk in de branche om cruisereizen mee aan te duiden, en daarom kan een merkhouder hoe dan ook niet verbieden dat een concurrent die woorden gebruikt. De bestemming of kenmerken van een concurrerend product mag je altijd aanduiden.
(Zo voorkomt de rechtbank trouwens dat ze straks ingehaald wordt door het Hof van Justitie dat in andere zaken gevraagd is om hier een definitief oordeel over deze boom te vellen.)
Ook het feit dat Cruise Travel als merk alleen een beeldmerk (een plaatje met een meeuw en gestileerde tekst) had, wordt haar tegengehouden. Wat mij betreft een goede zaak - het gebeurt te vaak dat mensen een beschrijvend woord deponeren als plaatje en dan via de achterdeur alsnog een recht op het woord te hebben.
Bij de klacht over handelsnaamgebruik is de rechtbank kort: gebruik van ‘cruise travel’ bij Adwords is geen handelsnaamgebruik. Dit sluit aan bij de Farm Date/Google-zaak uit 2007. Pas als je bijzondere omstandigheden kunt laten zien, bijvoorbeeld als je jezelf aanduidt in de advertenties of op de achterliggende site als een bedrijf genaamd “cruise travel”, dan zou dat anders kunnen worden.
Een juridisch weinig spannend vonnis maar het is natuurlijk wel leuk om bij je “eerste keer” te winnen. 
Arnoud
Tags:
Tobias van Beek | 2 juli 2009 @ 8:36
Van harte gefeliciteerd met de winst. En dan gewoon stoppen, dan heb je een 100% score
Anneke | 2 juli 2009 @ 9:18
Van harte! En ik ben het volledig met je eens dat een beeldmerk niet hetzelfde is als een woordmerk. Hier erger ik mij ook al enkele jaren aan!
BSpecht | 2 juli 2009 @ 9:22
het gebeurt te vaak dat mensen een beschrijvend woord deponeren als plaatje en dan via de achterdeur alsnog een recht op het woord te hebben
Heb je het idee dat het veelal een bewuste keuze is.
Of is er ook sprake van slordig/onvolledig deponeren en dan maar proberen alsnog het woord erbij te claimen als ze de fout inzien?
Arnoud Engelfriet | 2 juli 2009 @ 9:27
Ik weet vrij zeker dat het een bewuste strategie is. Ik krijg zelf wel eens klanten die een naam als merk willen deponeren. Als de naam te beschrijvend is, adviseert elk merkenbureau dat ik spreek “maar we kunnen wel het beeld vastleggen” zonder erbij te zeggen dat je dan alleen bescherming hebt voor het plaatje.
Mark | 2 juli 2009 @ 10:32
Arnoud,
mag ik vragen onder welke categorie je het gebruik van merknamen voor het activeren van AdWord-advertenties hebt geschaard (hoewel de Rb dit in het midden heeft gelaten en het HvJ EG hier nog een uitspraak over gaat doen)?
En owja: gefeliciteerd met je zaak!
Mark
Arnoud Engelfriet | 2 juli 2009 @ 10:39
Ik citeer maar even uit het advies dat ik uitbracht:
Het is echter vaste jurisprudentie dat er alleen een beroep op lid 1 sub a en b BVIE kan worden gedaan wanneer de beweerdelijk inbreukmaker het merk gebruikt ter onderscheiding van diens eigen goederen of diensten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraken van het Europese Hof van Justitie in BMW/Deenik [HvJ EG 23 februari 1999, NJ 2001, 134] en meer recentelijk Adam Opel/Autec [HvJ EG 25 januari 2007, IER 2007/28, p. 116]. Zoals r.o. 28 van Adam Opel/Autec het formuleert (onder verwijzing naar de Richtlijn 89/104/EEG , art. 5 waarvan overeenstemt met art. 2.20 BVIE):
Het gebruik van een merknaam en variaties daarop als Adword in een zoekmachine kan dan ook niet worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1 onder a of b BVIE. Bij gebruik in Adwords wordt het merk immers niet gebruikt ter onderscheiding van de eigen producten of diensten van gedaagde, maar alleen om de doelgroep te bereiken. Een dergelijk gebruik kan alleen onder lid 1 sub d worden beoordeeld. Dit werd al in 2001 in de VNU/Monsterboard zaak uitgemaakt [http://www.uu.nl/uupublish/content/MonsterboardHof.doc]. Zo ook het Hof Amsterdam in de Portakabins/Primakabin-zaak [Gerechtshof Amsterdam 12 december 2006, dossiernr. 1050/06 KG, LJN AZ6457].
Voor de volledigheid merk ik hierbij nog op dat in het cassatieberoep van de bovengenoemde Portakabins/Primakabin-zaak de A-G geconcludeerd heeft tot een aantal prejudiciële vragen over bovenstaande richtlijn, specifiek voor de situatie waarin Adwords met merknamen van concurrenten gekocht worden[Hoge Raad, 12 september 2008, LJN: BF0518, Conclusie A-G Verkade]. Wanneer de HR uitspraak doet en wanneer het HvJEG met antwoorden komt, is nog onbekend. Ook in andere landen zijn prejudiciële vragen gesteld, welke reeds door het Hof in behandeling genomen zijn. Met name gevoegde zaken C-236/08 (Google France, Google Inc./Louis Vuitton Malletier); C-237/08 (Google France/Viaticum, Luteciel) en C-238/08 (Google France/Cnrrh en Tiger c.s.) uit Frankrijk en zaak C-278/08 (BergSpechte) uit Oostenrijk.
Branko Collin | 2 juli 2009 @ 12:34
Heb je nog wat gehad aan het vonnis in de Runner Hardloopcentrum-zaak, of heeft de tegenpartij niet betwist dat Engelse woorden gebruikelijk zijn?
Oh, en gefeliciteerd!
Arnoud Engelfriet | 2 juli 2009 @ 12:58
Niet aan gedacht om dat in te brengen, er is inderdaad niet weersproken dat mensen die op een cruise willen Engelse woorden normaal vinden.
BrainAds zoekmachine adverteren | 2 juli 2009 @ 13:46
ben benieuwd hoe lang het duurt voordat in Nederland dezelfde richtlijnen gaan gelden voor Awords als in 180 andere landen. Het geeft teveel gedoe als iedereen maar veel gezochte zoektermen gaat claimen als merknaam dan gaat het op een gegeven moment nergens meer over.
ik vind het een erg goed dat deze zaak gewonnen is.
pieter
Palenka | 2 juli 2009 @ 19:27
Stel je adverteert bij adwords op het trefwoord ‘www.cruisetravel.nl’ ? Is dat ook legaal? Ik zie deze ontwikkeling namelijk steeds vaker in Amerika als strategie gebruikt worden. De URL van je concurrenten als trefwoord gebruiken.
Arnoud Engelfriet | 2 juli 2009 @ 19:29
Dat zou ik nou net niet doen, de enige reden dat mensen dat intikken in Google is omdat ze dat bedrijf willen vinden en niet weten hoe de URL-balk werkt. Dus dan profiteer je van de reputatie van dat bedrijf, je ‘lokt’ mensen naar je eigen bedrijf als ze de concurrent zoeken.
‘Merknaam’ niet altijd beschermd bij Google | PauwR Blog | 27 augustus 2009 @ 16:56
[…] te voorkomen dat Cruise Factory adverteerde op de term ‘cruise travel’, maar de rechter oordeelde dat het gebruik van ‘cruise travel’ bij Adwords geen handelsnaamgebruik is. Alleen als Cruise […]
Peter Miedema | 12 januari 2010 @ 17:27
Hallo Arnoud,
Schitterende site, complimenten. Een vraag: Mijn bedrijf heet Frisse Wind. Wij organiseren incentives, bedrijfsuitjes en andere groepsmeetings op de Waddeneilanden. Ik zie dat concurrenten verschijnen op zoektermen als “Frisse Wind Events” en “Frisse Wind Terschelling”. Dat is toch moedwillig meeliften op de bekendheid van onze merknaam? Kan ik daar iets aan doen?
vr.gr.
Peter Miedema
Arnoud Engelfriet | 12 januari 2010 @ 21:29
Beste Peter, hebben jullie je bedrijfsnaam ook als merk gedeponeerd? Want als je dat niet hebt gedaan, dan kun je je alleen op het handelsnaamrecht beroepen en dan sta je een stuk minder sterk.