Internetrecht door Arnoud Engelfriet

Regelmatig krijg ik vragen als de volgende:

Ik heb een leuke domeinnaam geregistreerd waar ik producten/diensten/informatie/affiliatelinks aanbied. Nu ben ik onlangs aangesproken door een ander bedrijf dat zegt dat die domeinnaam inbreuk op zijn handelsnaam maakt. Kan dat kloppen? Moet ik nu de domeinnaam afgeven of zijn er nog mogelijkheden?

De naam van een bedrijf is beschermd als handelsnaam. Concurrenten mogen dan niet dezelfde naam gebruiken, of een naam die verwarringwekkend veel lijkt op de handelsnaam. Zo mag je geen boekhandel onder de naam “Bol.nl” gebruiken, omdat dat te veel lijkt op de bekende internetboekhandel Bol.com. Ook Wereldbol en Boekenbol mogen niet; Het Boekenbolletje vind ik een twijfelgeval.

Een domeinnaam is echter niet per se een handelsnaam. Het kan wel - wederom Bol.com - maar het hoeft niet. Zo is de handelsnaam van deze blog “Internetrecht door Arnoud Engelfriet” want dat is de titel die je overal terugvindt. De domeinnaam blog.iusmentis.com gebruik ik zelf eigenlijk niet als naam van de blog, alleen als adres. En het adres van een bedrijf is niet zijn handelsnaam.

Zo was het gebruik van “amsterdam-thuisbezorgd.nl” door concurrent Just-Eat géén handelsnaaminbreuk, omdat er geen zakelijke dienstverlening plaatsvond op die site. Men werd slechts doorgestuurd naar Just-Eat.nl na 10 seconden lang een reclameboodschap getoond te krijgen.

Zou je een site hebben die in niets lijkt op de concurrent én die onder een eigen naam opereert, dan zouden er geen handelsnaamrechtelijke problemen moeten kunnen ontstaan. En daar gaat het toch vaak fout, want mensen bouwen zulke sites vanaf sjablonen, en die nemen de domeinnaam als sitenaam (”Welkom bij domeinnaam.nl“). En dát maakt de domeinnaam tot handelsnaam.

Een merkwaardige kronkel bij domeinnamen is wel dat er soms tóch gesproken wordt van “inbreuk”, omdat de domeinnaamhouder aanhaakt bij de bekendheid van de domeinnaam en zo verwarring zaait en profiteert van die domeinnaam. Volgens mij is dat juridisch volstrekt onjuist: die termen komen uit het merkenrecht en een handelsnaam is geen merk. Maar rechters passen die regels gewoon toe, ik vermoed omdat “inbreuk op domeinnaam” heel ernstig klinkt.

Arnoud

Bij Hyped las ik dat op het forum van fok.nl diverse positieve artikelen over H&M verschenen, mét het logo van het bedrijf. Dat leverde een blafbrief van H&M op: er was geen toestemming verleend voor het gebruik van het logo, dus dit werd gezien als merkinbreuk. Bij Fok begrijpen ze er niets van: dit is toch gewoon reclame?

Of iets positieve dan wel negatieve reclame voor een merk is, is juridisch geen argument. De merkenwet verbiedt kort gezegd elk gebruik van een merk om dezelfde of soortgelijke producten te verkopen, ook als je een variant op het merk gebruikt. Ook mag je niet doen of je een officiële band met de merkhouder hebt. En daarnaast is het niet toegestaan het merk te gebruiken voor nietcommerciële doeleinden als je daarmee de reputatie van het merk aantast, bijvoorbeeld door van luxaflexen te spreken terwijl je lamellen bedoelt.

H&M gaat voor de officiële band:

Door het gebruik van ons beeldmerk kan bij het publiek de indruk worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen uw onderneming en H&M, dan wel dat uw onderneming op enigerlei wijze gelieerd is aan H&M, en/of dat H&M achter de door u aangeboden diensten/producten staat.

Als ik het even doorlees, dan lijkt het te gaan om zelfgemaakte H&M banners van Fok!ers. Daar zou ik me nog net iets bij kunnen voorstellen, maar om nu een blafbrief te sturen aan enthousiaste merkfans?

H&M kan niet verbieden dat men over haar of haar producten schrijft, en ook niet dat men daarbij haar logo gebruikt. Wat ik dus rechtsboven doe is volstrekt legaal. Ik schrijf over H&M en illustreer dat met hun logo. Maar ik doe me nergens voor áls H&M, verherbouw hun logo niet nodeloos en wek niet de indruk dat ICTRecht een wederverkoper van H&M of iets dergelijks is. Fok! zou dat ook kunnen doen, bijvoorbeeld door bij het H&M topic het H&M logo te tonen zodat iedereen weet over welke winkel het gaat. (Maar “het officiële H&M topic” is als ondertitel dan op het randje, dat klinkt alsof H&M het sponsort.)

In het kader van boze kritiek op H&M hun logo gaan fotofucken zou op het randje zijn, maar zou in uitzonderlijke gevallen wel kunnen. Mooi voorbeeld is de Nijntje-fotofuck naar aanleiding van het Nijntjevonnis dat de Nijn-Elevenparodie verbood (in hoger beroep teruggedraaid). Ik zou alleen niet weten wat er aan het H&M logo te fotofucken is. Jullie wel?

Arnoud

Volgens mij het eerste vonnis over iPhone apps (via) versus het merkenrecht. Het bedrijf Pardoel had een snelheidsbegrenzer ontwikkeld en deze in de markt gezet onder de naam Ecodrive. Deze naam is ook als woordmerk gedeponeerd. Doel van de begrenzer is te zorgen dat de automobilist milieuvriendelijker (”groener”) gaat rijden.

Het bedrijf Axus had een iPhone applicatie ontwikkeld die “ALD Ecodrive” heette, waarmee je je rijgedrag kunt analyseren en zo milieuvriendelijker kunt gaan rijden. De app was gratis via de Apple Appstore te krijgen, en via www.aldecodrive.nl kun je meedoen aan de “ALD Ecodrive Challenge”, een competitie tegen andere gebruikers.

Pardoel stapte naar de rechter omdat de app hun merk gebruikte, en wel voor sterk gelijkende diensten: een app op een smartphone om milieuvriendelijk te rijden komt immers erg in de buurt van een hardwareapparaat om milieuvriendelijk te rijden.

De rechter oordeelt echter dat geen sprake is van inbreuk, omdat het merk “Ecodrive” naar alle waarschijnlijkheid nietig is. Het is beschrijvend voor snelheidsbegrenzers en -controleapparaten. Axus had namelijk allerlei stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat “ecodrive” een gebruikelijke Engelstalige term is voor milieuvriendelijk rijden, zoals opleidingsinstituut Ecodrive of dit rapport van SenterNovum:

The Dutch Ecodrive programme ‘Het Nieuwe Rijden’ (from hereon “Ecodrive-programme” or “Ecodrive”) is an instrument with the objective of stimulating more energy-efficient purchase- and driving behaviour.

En tsja, als het zó breed gebruikt wordt als algemene term dan heb je geen recht op merkbescherming.

Eerder verloor Pardoel ook een procedure bij de SIDN over de opeising van Ecodrivenederland.nl. De arbiter zei toen:

De termen ‘ecodrive’ en ‘ecodriving’ wordt al sinds vele jaren als beschrijvende aanduiding gebruikt door onder meer de Nederlandse overheid voor activiteiten met betrekking tot zuinig rijden. Ook is de term beschrijvend voor de diensten die de verweerder daadwerkelijk aanbiedt onder de domeinnaam.

In dit vonnis merkt de rechter nog op dat Axus de naam ‘Ecodrive’ niet als handelsnaam gebruikt, ook niet bij de Challenge-site: daar staat die naam alleen als aanduiding van de applicatie, niet als aanduiding van hun bedrijf. En dat is maar goed ook, want als ze wél hun site Ecodrive hadden genoemd, hadden ze het op het handelsnaamrecht waarschijnlijk verloren. Een handelsnaam hoeft namelijk niet onderscheidend of creatief te zijn.

De eis over slaafse nabootsing wordt ook afgewezen, omdat “een software applicatie niet een nabootsing kan vormen van een fysiek product”. In dit geval billijk, maar in zijn algemeenheid lijkt het me wel degelijk mogelijk dat een iPhone app een slaafse nabootsing is van een dedicated hardware kastje. Slaafse nabootsing kán ook tussen websites spelen, zo bleek al eerder. (Kent iemand zulke apps?)

Arnoud

Een lezer vroeg me:

Ik ben officieel dealer van enkele exclusieve badproducten. Sinds kort heb ik een aparte webwinkel daarvoor opgezet, met de merknaam plus het woord “winkel” in de .nl domeinnaam. Nu kreeg ik van de week een brief van de advocaat van de importeur dat ik binnen 48 uur de domeinnaam moet afgeven, omdat dit merkinbreuk zou zijn. Doe ik dat niet, dan zeggen ze mijn dealercontract per direct op! Kan dat zomaar?

Het gebruik van een merk in je domeinnaam mag als wederverkoper. Daarvoor hoef je geen officieel dealer te zijn: ook als je de producten betrekt via parallelle import van binnen de Europese Unie, handel je legaal en mag je de merknaam gebruiken.

Een belangrijke eis is wel dat je geen verwarring sticht over je relatie tot de merkhouder (zoals Just-Eat ooit deed). Het moet volstrekt duidelijk zijn dat je ’slechts’ een verkoper bent. Ben je dealer, dan mag je dat natuurlijk melden. Als vuistregel adviseer ik daarbij om altijd de eigen naam het meest prominent te tonen: niet “Welkom bij de Grohe Kranenshop” maar “Welkom bij Jansen Installateur, uw Grohe-specialist.”

Of je nu dus dealer bent of niet, je mag de merknaam gebruiken en je mag dan ook domeinnamen gebruiken met de merknaam erin. Alleen, als de importeur op deze manier dwarsligt dan is het lastig. De importeur heeft namelijk géén plicht het contract met de afnemers te verlengen. Hij mag dus deze oneigenlijke eis doorvoeren, net zoals hij de prijzen mag vertienvoudigen als hij daar zin in heeft.

Natuurlijk mag hij niet eenzijdig het huidige contract opzeggen op grond van deze eis. Deze eis staat er niet in, dus is het geen grond voor ontbinding. Maar als hij écht staat op overdracht dan komt uw nieuwe contract in gevaar. Je kunt dan natuurlijk wel terugvallen op parallelle import, maar dan moet je maar net een goedkope bron in het buitenland weten te vinden. Bovendien verlies je als niet-officiële verkoper wel een hoop status.

Arnoud

Het langverwachte arrest in L’Oréal/Ebay over merkenrechtelijke aansprakelijkheid van exploitanten van online marktplaatsen als eBay, zo noemde Boek 9 het. Het Hof van Justitie bepaalt dat eBay aan te spreken is wanneer haar gebruikers illegale import of namaakproducten verkopen via de wereldwijde elektronische marktplaats, mits eBay ‘actief’ betrokken is bij plaatsen of optimaliseren van de advertentie. De rechtbank kan een site als eBay vervolgens verplichten proactief te filteren op dergelijke advertenties.

Op de marktplaats van eBay werden L’Oréal producten verkocht, waaronder producten die van buiten de EU waren geïmporteerd plus monstertjes die ooit gratis waren uitgedeeld door erkende handelaren. Het Hof oordeelt dat dergelijke handel merkinbreuk is - ook die monstertjes, want die waren nooit echt “op de markt” gebracht. Een merkhouder moet daar dus tegen op kunnen treden. Wel wordt daarbij de beperking aangebracht dat een particulier die iets in de verkoop doet, niet aangesproken kan worden. Pas als uit volume, frequentie of andere kenmerken blijkt dat de handel buiten de sfeer van een privéactiviteit valt, kan er überhaupt sprake zijn van merkinbreuk.

Op zich niet heel verrassend, maar het ging natuurlijk om de vraag of je ook de marktplaatshouder eBay mag aanspreken in die gevallen. Kort gezegd: ja.

Het Hof formuleert een strenge norm, maar erkent wel het principe dat een beheerder van een elektronische marktplaats aangesproken kan worden voor advertenties geplaatst door gebruikers. Advertenties bij eBay kunnen worden verboden door merkhouders wanneer

die advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of genoemde waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

Het is dus niet zonder meer verboden om te adverteren dat je L’Oréal producten verkoopt. Wel verboden is de indruk wekken dat je een band hebt met L’Oréal. Ook verboden is producten te koop aanprijzen die niet met toestemming van de merkhouder in de EU op de markt zijn gekomen.

Dit kan dus betekenen dat eBay moet optreden bij advertenties voor L’Oréal producten als daarbij onvoldoende duidelijk is waar de producten vandaan komen of wat de adverteerder met L’Oréal te maken heeft. En nee, een disclaimertje “zelf gekocht, geen banden met Oreal” is echt niet genoeg daarvoor.

Net als Google is eBay in principe tussenpersoon voor de advertenties die haar gebruikers plaatsen. Zij slaat gegevens op voor haar gebruikers en geeft die door (in een mooi template) wanneer mensen daarom vragen. Maar wanneer eBay “een actieve rol heeft waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over die gegevens” bij het doorgeven, dan is ze méér dan hostingprovider.

Het Hof ziet die actieve rol onder meer in advies over “de wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen”. Dit lijkt in lijn met wat we in Nederland al hebben gezien: sites als Mininova of 123video die zelf uploads categoriseren of de kwaliteit controleren, werden geen rol als tussenpersoon gegund. Oftewel: wie modereert, aanvaardt aansprakelijkheid voor de inhoud. Ik blijf erbij dat dit onacceptabel is: wie adequaat modereert, mag niet aansprakelijk worden voor het er toch nog tussendoor geglipte.

Verder wijst het Hof er nog op dat eBay moet optreden wanneer ze kennis heeft van onrechtmatige advertenties. Dat is natuurlijk bekend uit de notice&takedown procedures die iedere zichzelf respecterende site moet hebben. Maar notice&takedown is niet de enige manier om op de hoogte gesteld te worden. Ook wanneer de beheerder een onwettige activiteit of informatie ontdekt na een op eigen initiatief verricht onderzoek, moet hij optreden. En dat haakt weer in op die actieve rol: een site die advertenties screent, moet dus echt optreden als ze wat zien.

Wanneer eBay weet van inbreuk, kan ze daarnaast door de rechter worden verplicht om niet alleen deze inbreuk te verwijderen of blokkeren maar ook om nieuwe gelijksoortige inbreuken te voorkomen. Jaja, preventief filteren dus. Of NAW-gegevens afgeven, want ook dat kan een plicht worden onder deze omstandigheden. Wel moet er nog een belangenafweging plaatsvinden (Promusicae-arrest, zoals bij ons al eerder in het Lycos/Pessers-arrest bepaald). Maar het Hof laat doorschermen dat professionele handelaren daar weinig van moeten verwachten: hun adres moet al bekend zijn op grond van de e-commercewetgeving, dus afgifte aan een merkhouder met een klacht is eigenlijk altijd wel terecht.

Dat preventief filteren betekent niet dat advertenties het woord “l’Oréal” niet meer mogen bevatten. Een algemeen permanent verbod om op die marktplaats producten van dat merk te koop aan te bieden, is in strijd met de Richtlijn. Bovendien zou het betekenen dat ook legitieme tweedehands of import van binnen de EU niet meer geadverteerd kan worden, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De grote vraag voor mij nu: wat voor filter kun je implementeren dat inbreukmakende advertenties weert maar legitieme advertenties laat staan? Verder dan blokkeren van een identieke kopie (witruimte negerend bij de vergelijking) van een verboden advertentie, kom ik niet. Jullie wel?

Arnoud

Een oudere domeinnaam kan worden opgeëist door een jongere handelsnaamhouder, maar dan moeten er wel bijzondere omstandigheden zijn. Dat blijkt uit een vonnis in kort geding van de rechtbank Amsterdam over Mediavacature.nl (2006) en mediavacatures.nl (2002). Maar het volgen van volgers van de concurrent op Twitter is daarentegen niet verboden, tenzij je “op slinkse wijze” klanten van de concurrent “weglokt” door verwarring te scheppen over jouw identiteit versus die van de concurrent.

Domeinnaamhouders hebben vaak het idee dat hun oudere domeinnaamregistratie ze beschermt tegen acties van latere merk- of handelsnaamhouders. Omgekeerd denken handelsnaam- of merkhouders nog wel eens dat ze alles kunnen opeisen omdat zij een juridisch recht hebben. De waarheid ligt in het midden. De wet gaat uit van de merk of handelsnaam en bekijkt dan of daar inbreuk op gepleegd wordt. De datum van registratie van de domeinnaam kan daarbij een factor zijn, maar is op zichzelf niet doorslaggevend.

In dit geval kon de eiser aantonen dat hij vanaf najaar 2006 met de handelsnaam Mediavacature.nl (zonder s) opereerde. Hij had facturen, offertes, persberichten en dergelijke overlegd waar deze handelsnaam op stond. En zo hoort het. Handelsnaamgebruik bewijs je door daadwerkelijk met die naam naar buiten te treden. Het registreren bij de KVK helpt je niet.

De domeinnaam mediavacatures.nl dateerde uit 2002. Tussen 2002 en 2007 werd de domeinnaam echter niet als handelsnaam gebruikt, maar alleen als doorlink-URL naar mediaflex.nl. Rond augustus 2006 verschenen er stukken waarin plannen werden voorgesteld om iets te doen met die domeinnaam, maar plannen zijn nog geen handelsnaamgebruik. Je moet echt naar buiten treden en je profileren als bedrijf onder die naam. Daarmee kan de gedaagde zich niet beroepen op een ouder handelsnaamrecht.

De rechtbank, die zich overigens bevoegd achtte “omdat de gewraakte handelingen van gedaagden op het internet plaatsvinden, [en dus] tevens plaats in het arrondissement Amsterdam”, vindt dat inbreuk wordt gepleegd op het handelsnaamrecht van de eiser. De domeinnaam lijkt zo veel dat er haast wel verwarring móet ontstaan. Maar omdat men al vrijwillig het gebruik van deze domeinnaam had gestaakt en had toegezegd niet langer te opereren onder die naam, blijft het bij een verbod an sich. De domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen.

Ook bleek de gedaagde op Twitter actief te zijn geweest met het account @mediavacatures. Daarmee werden klanten van eiser gevolgd. Dat vindt de rechtbank niet verboden:

Het volgen van de volgers van een concurrent kan dan ook voorshands niet onrechtmatig worden geacht. Uitgangspunt is immers dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dit is pas anders indien een twitteraar (al dan niet bewust) bij het publiek verwarring creëert over zijn identiteit en zodoende “op slinkse wijze” klanten van de concurrent “weglokt”.

De rechtbank vindt het echter niet meer aannemelijk dat de eiser nu nog klanten kwijt zal raken, omdat de gedaagde immers niet meer de bedrijfsnaam Mediavacatures.nl mag gebruiken. Het wordt ze wel verboden om deze handelsnaam op Twitter te voeren. En als je nu kijkt op Twitterrr dan lijkt men daaraan voldaan te hebben: bij het account staan nu duidelijkde bedrijfsnaam “MV Jobs Media” met alleen als ondertitel “@Mediavacatures on the world wide web”. Ook het logo is van MV Jobs. Niemand kan dit nog aanzien voor het bedrijfstwitteraccount van @Mediavacature.

Arnoud

Worden 3D-printers de nieuwe Napster? Met die vraag in het achterhoofd bespreek ik elke dinsdag een aspect van het intellectueel eigendomsrecht en waar dat botst met de mogelijkheden van 3D printen. Op basis van deze blogs en jullie feedback daarop wil ik hier uiteindelijk een boek van maken. En natuurlijk publiceer ik dan geen comments van jullie daarin zonder aparte toestemming.

Na het octrooirecht en de week daarna het modellenrecht, is het nu tijd voor een ietwat vreemde eend in de 3D-printbijt: het merkenrecht. Vreemd, omdat het merkenrecht gaat om namen, logo’s en dergelijke van producten en diensten. Een naam of logo 3D printen kan, maar dat lijkt niet echt een zeer relevante situatie. Toch voorzie ik wel een paar mogelijkheden.

Het merkenrecht beschermt gebruik van een “onderscheidingsteken” tegen misbruik door anderen. Een onderscheidingsteken is bijvoorbeeld de naam of het logo van een product of dienst, maar ook driedimensionale tekens kunnen worden beschermd als merk. Zelfs een geur of een melodie is onder omstandigheden als merk te deponeren. Het bekendste voorbeeld van een vormmerk is het Coca-Colaflesje, zie de afbeelding hiernaast. Andere vormmerken zijn het Yakult-flesje of de driehoekvormige Toblerone-chocola.

Bij het merkenrecht geldt net als bij het octrooi- en modellenrecht de beperking dat er alleen bij commercieel (bedrijfsmatig) gebruik inbreuk kan worden gepleegd op een merk. Niet-commercieel namaken of voeren van een merk zou dus geen inbreuk moeten zijn. Wie echter merkproducten uitprint en verkoopt of verhandelt, ook op beperkte schaal, pleegt inbreuk.

Er geldt wel een belangrijke uitzondering: wanneer het niet-commercieel gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, is het gebruik alsnog verboden. Met deze uitzondering kan een merkhouder bijvoorbeeld optreden tegen mensen die zijn merknaam als soortnaam gebruiken.

Een tijdschrift dat het heeft over twitteren als synoniem voor microbloggen, kan een boze brief van Twitter, Inc. verwachten. Ook kritiek leveren op een merkhouder kan via dit artikel worden bestreden, hoewel dat al snel op gespannen voet met de vrije meningsuiting zal staan. Die kan als “geldige reden” alsnog het merkrecht pareren. En de merkenparodie bevindt zich in grijs gebied. Voor 3D printen lijkt dit me echter niet snel aan de orde.

Wel relevant voor 3D printen lijkt me de situatie dat mensen eigen producten printen en die voorzien van de merknaam of het logo. Ik zou mijn eigen sportschoenen kunnen ontwerpen en deze voorzien van de drie Adidas-strepen of de Nike-swoosh. Omdat ik waarschijnlijk niet dezelfde kwaliteit als Adidas of Nike lever, kan dat reputatieschade opleveren voor deze merkhouders. Zij kunnen dan mijn schoenen opeisen en laten vernietigen wegens merkinbreuk. Ook als ik ze niet verhandel. En let wel: niet alleen als het product namaak is van het echte merkproduct. Ook als het een geheel zelfverzonnen product is, een Nike-schaakset bijvoorbeeld.

Is dit vergezocht? Ik denk het niet. Merken en logo’s zijn belangrijk in onze maatschappij. Een product is niet ‘af’ of niet ‘echt’ als er geen merk op staat. En wat is er dan logischer dan die swoosh op je unieke sportschoenen plakken? Of goede sier maken met een zelfgeprinte Rolex?

Een vorm kan een merk zijn wanneer deze het product laat onderscheiden van producten van de concurrent. Met die Coca-Colafles lukt dat prima. Het LEGO-blokje bleek echter geen merk Het blokje is “functioneel bepaald”, oftewel dat blokje moet nu eenmaal die vorm hebben om ermee te kunnen bouwen. Die vorm kan dan niet als merk worden gebruikt. Dit bleek al eerder uit het Philips/Remington-arrest. Daar ging de discussie over de vorm van het driekopsscheerapparaat van Remington. Philips claimde een merkrecht op deze vorm: zij zou de enige zijn die de drie scheerkoppen in deze constellatie op de markt mocht brengen (zie plaatje hiernaast). Het Europese Hof oordeelde echter dat alleen de uiterlijke kenmerken die niets te maken hebben met de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product als merk vastgelegd kunnen worden. De versiering dus.

De Europese rechter is in het algemeen streng voor vormmerken. Kort gezegd kan een vorm alleen als merk beschermd worden als een gemiddelde consument zou weten dat die vorm bedoeld is als merk. Oftewel, is die vorm iets waar je als consument op let: “waar liggen de driekopsscheerapparaten, want ik wil Philips”? Zo niet, dan kan de vorm geen merk zijn ook al is ‘ie duidelijk versiering.

Een naam of logo kan gemakkelijker beschermd zijn als merk. Niemand mag dan producten maken van dezelfde soort als waarvoor het merk is gedeponeerd. Het merk moet dan wel geaccepteerd worden door het Benelux- of Europese merkenbureau, en daarbij vindt altijd een inhoudelijke toetsing plaats. Een naam die zuiver beschrijvend is, wordt niet geaccepteerd als merk. Een bekende truc is dan om je naam in een mooi lettertype als logo te deponeren, want dat lukt vrijwel altijd. Of anderen dan ook die naam niet meer mogen gebruiken, is discutabel.

Hoewel er vaak wordt gesproken van ‘merkproducten’, kan het merkenrecht niet verhinderen dat mensen de producten als zodanig namaken. Een product is een merkproduct als het merk er op staat. Zolang het merk of logo zelf dus niet wordt overgenomen, is reproductie toegestaan onder het merkenrecht. De eigenaar van het origineel zal op zoek moeten naar een ander intellectueel-eigendomsrecht, zoals octrooi of modelrecht, om dit tegen te kunnen houden.

Een lastige is nog of een tekening of CAD-bestand dat aangeeft hoe een merkproduct geprint moet worden, ook onder het merkenrecht valt. Dat bestand is op zichzelf geen product, lijkt me. En zolang het materiaal maar neutraal wordt aangeboden (dus niet “De grote print-je-eigen-Nikes-site”), lijkt het me lastig zo’n site via het merkenrecht aan te pakken.

Arnoud

Worden 3D-printers de nieuwe Napster? Met die vraag opende Ars Technica vorige week haar bericht over een auteursrechtclaim op een CAD-bestand waarmee een driedimensionaal model geprint kon worden. Met driedimensionaal printen kan iedereen (bijna) alles maken dat hij zoekt, van reserveonderdelen tot zelfverzonnen objecten tot dat dure merkproduct. De Flickrstream van CreativeTools.se laat nu al enkele fantastische mogelijkheden zien. In Nederland biedt FabLab de mogelijkheid zo ongeveer alles te printen dat je wilt.

Bij 3D printen worden objecten gereproduceerd vanuit bronmateriaal dat in heel kleine hoeveelheden en laagje voor laagje wordt gedoseerd. Vaak wordt daarbij met gesmolten polymeer gewerkt, maar ook kan materiaal in poedervorm worden gebruikt dat wordt verhard nadat het laagje is gedeponeerd. Dit alles onder controle van een instructiebestand (CAD-bestand) dat de 3D printer vertelt hoe elk laagje eruit ziet en welk materiaal moet worden gebruikt. 3D printen kan met polymeren maar ook met metalen. Daarmee is zo ongeveer alles te maken.

Het gebruik van 3D printen botst al snel met intellectuele eigendomsrechten, zoals ook al in het geweldige whitepaper van Public Knowledge te lezen is. Een object kan beschermd zijn door auteursrechten, merken, modelrechten of octrooien (patenten). Het namaken is dan niet toegestaan. Soms is er een uitzondering voor namaken in de privésfeer of voor onderzoeksdoeleinden, maar die uitzondering is vaak beperkter dan je zou denken.

Het intellectueel eigendom (IE) is namelijk gebaseerd op de gedachte dat alleen de maker/uitvinder/ontwerper van een object dit mag reproduceren. Dit vanuit de aanname dat deze met dat controlerecht zijn investering moet kunnen terugverdienen. Afrekenen per kopie is een natuurlijk model in de 3D wereld: als iets populair is, verkoopt het goed en dan verdien je veel, en als iets tegenvalt dan verkoopt het niet en dan heeft de maker pech. Dat model stond voor muziek en films al flink onder druk door internetdistributie, maar de druk door 3D printen wordt alleen maar groter.

Ik verwacht dat wanneer 3D printen meer in de mainstream terecht komt, er grote druk zal komen vanuit rechthebbenden om te voorkomen dat 3D printen van beschermde objecten mogelijk wordt. Dat kan grote impact hebben: sites die 3D modellen aanbieden zullen net als Mininova of Pirate Bay als piraten worden aangemerkt, maar ook de verkoop van 3D printers als zodanig kan aan banden worden gelegd als het idee postvat dat deze vooral voor namaak worden gebruikt.

Daarom ga ik de komende weken elke dinsdag (”3D dinsdag”) een blog schrijven over een aspect van het intellectueel eigendomsrecht en waar dat botst met de mogelijkheden van 3D printen. Ik zal per IE-recht bespreken wanneer iets daaronder valt, wat er dan wel en niet mag met dat object en wat dat betekent voor het proces van 3D printen.

Wie nu al specifieke vragen of suggesties heeft die ik mee moet nemen, dan hoor ik dat graag! (Oh ja, en een mooier plaatje voor deze serie zou ook leuk zijn. Het is héél moeilijk een Creative Commons foto te vinden die op 150×150 pixels het concept 3D printen laat zien.)

Arnoud
Foto: Tony Buser, CC-BY 2.0

MyLastMAN.com. Dacht u ook aan een bozevrouwenforum? Maar nee, het ging over tractoren van het merk MAN. Een bedrijf had tien van die tractoren gekocht, inclusief “MAN-garantie” van twee jaar. Dat bleek tegen te vallen, waarop het bedrijf een klaagsite opende onder de domeinnaam MyLastMAN en daar ook een forum opzette voor anderen met MAN-problemen. Dat liep zo te lezen uit de hand, want in een kort geding van de tractorfabrikant werd men verboden deze site nog langer te runnen of op andere wijze haar klachten “als vaststaande feiten te presenteren”.

Een tijdje later dook ineens MyLastMANinfo.com op, beheerd door de Noorse zustermaatschappij van de klager. En dat was een probleem: de rechtbank had hem immers óók verboden via zuster- of dochtermaatschappijen de gewraakte uitingen te doen. Maar daar stond tegenover dat MAN in Noorwegen geen merkrechten had, zodat -aldus de klager- het daar toegestaan was dit teken te registreren.

De rechtbank gaat daar niet in mee. Zowel de inhoud als de domeinnaam zelf doen afbreuk aan de reputatie van MAN. (Giecheltoets in actie: “De tegenwerping dat de site even goed zou kunnen duiden op een website over mannen kan niet serieus worden genomen.”) De discussie moet dus gaan over de vraag of men een geldige reden had om de merknaam op deze manier te gebruiken. Anders gezegd, of de vrije meningsuiting hier zwaarder moet wegen dan het merkenrecht. De rechtbank noemt zes punten die zij gebruikt bij deze afweging:

1. De feitelijke grondslag van de betreffende mededelingen; waren deze op de essentiële punten niet onjuist of misleidend; werd een volledig beeld gegeven van de situatie waar het om ging;
2. de bewoordingen van de mededelingen; waren deze niet onnodig grievend;
3. wat waren de aard en de ernst van de klachten;
4. werd een algemeen belang gediend; werd een commercieel doel nagestreefd;
5. wat was de ernst van de voor MAN c.s. te verwachten schadelijke gevolgen en wat de waarschijnlijkheid dat deze zouden intreden;
6. waren de gekozen middelen noodzakelijk, doeltreffend en proportioneel; bestond er voor het merkgebruik een objectieve noodzaak of was er een alternatief dat voor MAN c.s. minder schadelijk was.

Met een uitgebreide motivatie loopt de rechtbank door elk punt heen. Een belangrijk punt vind ik dat de rechtbank terecht de eis afwijst dat “de uitlatingen objectief moeten zijn en een volledig beeld moeten geven van het geschil”. Je bent als partij bij een geschil niet verplicht om objectief te zijn als je je verhaal doet, dat zou wel erg unfair zijn om te eisen. Zolang maar duidelijk is dat je een klagende partij bent en dat je jouw visie presenteert (en dus niet bv. doet of je een neutrale journalist bent die een objectief zakelijk relaas afsteekt).

Opmerkelijk is nog dat de rechtbank bij het laatste punt (het alternatief) noemt dat de klager ook naar de rechter had kunnen stappen. Dat kan ik maar moeilijk volgen, het ook kunnen starten van een procedure mag nimmer een reden zijn voor het verbieden van een meningsuiting.

Maar hoe dan ook:

De mededelingen van NHG c.s. over het langlopende conflict en de houding die MAN c.s. en Van der Velden daarin hadden ingenomen acht de rechtbank weliswaar wat tendentieus maar niet werkelijk onjuist of misleidend. Het standpunt van MAN c.s. werd ook op de site vermeld. Er is geen sprake van onnodig grievende teksten. Het optreden van NHG c.s. was kennelijk bedoeld om MAN c.s. onder druk te zetten, waarbij de kans bestond op aanmerkelijke schade voor MAN c.s.., maar de rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat dit optreden in de gegeven omstandigheden moet worden aangemerkt als disproportioneel.

De inhoud van de site wordt dus niet als onrechtmatig aangemerkt. En daarom gaan ook de domeinnamen vrijuit.

Het blijft lastig navigeren met die klaagsites, maar dit is toch wel een mooie handreiking hoe het moet.

Arnoud

Via Twitter werd ik gewezen op een wel héél merkwaardig zoekresultaat: zoeken op “jacob de wit school facebook” levert niet alleen resultaten van Facebook op, maar ook een pagina van die school op Hyves, met de merknaam Facebook in de URL. Het lijkt erop dat Hyves die naam zelf toevoegt, zodat de Hyvespagina van de school hoger scoort in Google. Mag dat?

Update (12:17) Hyves meldt hieronder dat zij deze url zeker al 5 jaar gebruikt sinds die (almanak) feature er is. Hyves: “Dat is ver voordat Facebook uberhaupt open en internationaal was, de suggesties hierboven zijn dan ook echt verkeerd.”

Om zeker te weten dat dit niet een toevallige eenmalige gebeurtenis is, heb ik zelf even gezocht met de top 5 scholen die Hyves zelf noemt op haar almanak met scholen - en ja die is bereikbaar op de URL www.hyves.nl/facebook/. Van alle vijf blijkt inderdaad zo’n speciaal geprepareerde URL beschikbaar te zijn (zie screenshot hiernaast). En ook van diverse andere scholen blijkt standaard zo’n URL beschikbaar: probeert u het eens zelf met uw eigen scholen en meld de resultaten hieronder!

Het doet me denken aan het Google/Vuitton-arrest waarbij geoordeeld werd dat sprake is van merkinbreuk als je advertenties laat tonen bij andermans merk. In dat arrest staat deze overweging:

Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie verschijnen, kan de internetgebruiker deze dus zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwart met die van de merkhouder.

Nu zijn dit strikt gesproken geen advertentielinks (”gesponsorde koppelingen”) maar het komt wel héél dicht in de buurt. En het lijkt me ook duidelijk dat Hyves met deze linkconstructie de indruk wil wekken dat ze een alternatief heeft voor de Facebookpagina van de betreffende school.

In het Tempur-vonnis van eind december werd op dit arrest voorgeborduurd en werden Adwords-advertenties als vergelijkende reclame aangemerkt:

Onder vergelijkende reclame in de zin van die bepaling valt elke vorm van reclame waarbij een concurrent of de door een concurrent aangeboden producten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. In dit verband is het van weinig belang of de producten van de adverteerder worden vergeleken met die van de concurrent (…)

Je zou deze URL als vergelijkende reclame kunnen zien, als je zegt dat Hyves reclame maakt voor haar schoolpagina’s door zo’n speciaal geconstrueerde URL door Google in de organische zoekresultaten te laten opnemen. Het gaat me wat ver, ik kan een scholenhyve moeilijk een advertentie voor Hyves noemen. Maar dat ze heel dicht tegen de grenzen aanschurken is wel duidelijk.

Als dit vergelijkende reclame is, dan is het wel een verboden vorm: op de Hyvespagina achter de hyperlink is geen enkele opmerking over Facebook opgenomen, laat staan een of andere vorm van vergelijking tussen Facebook-schoolpagina’s en Hyves-schoolboekpagina’s. En dat is toch echt verplicht bij vergelijkende reclame.

Hyves neemt hier dus een groot juridisch risico. Hoewel ik daar persoonlijk wel blij mee ben, meer jurisprudentie over wat wel en niet mag in URL’s is dringend gewenst. Dus joehoe legal@Facebook.com, wanneer komt de dagvaarding?

Arnoud