De gespecialiseerde rechters van de Kamer van Beroep (BPAI) van het Amerikaanse octrooibureau (USPTO) zijn benoemd op een manier die strijdig is met de Amerikaanse Grondwet. Hun uitspraken zijn dan ook nietig. Dit kan voor meer dan 95% van de uitspraken van de BPAI gelden. Dat schrijft professor John Duffy (Chicago) in een paper dat nu onderdeel is geworden van een rechtszaak bij de Supreme Court. In 2007 werd dit op Patently-O voor het eerst gemeld.

De Amerikaanse Grondwet vermeldt in artikel II(2)(2) hoe overheidsfunctionarissen benoemd moeten worden. Voor rechters van de BPAI geldt de algemene regel dat het recht tot benoeming ligt bij “the President alone, the Courts of Law, or the Heads of Departments.”

Deze octrooirechters werden benoemd door het hoofd van het USPTO. Niets aan de hand zou je zeggen. Alleen: het USPTO is geen Department in de zin van de Grondwet. Het USPTO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, en de directeur van het USPTO werkt onder de verantwoordelijkheid van de minister. Het had dus de minister moeten zijn die deze rechters had moeten benoemen.

Dit is zeer pijnlijk, omdat iedereen wiens octrooi ongeldig is verklaard door deze BPAI nu protest aan kan tekenen op deze grond. Er ligt nu een zaak bij de Supreme Court waarin het bedrijf Translogic precies dit betoogt, met het artikel van Duffy als bron.

Het is trouwens de eerste keer dat een blogbericht onderdeel werd van een octrooizaak bij de Supreme Court.

Via Boing Boing (bedankt, Bram).

Arnoud

Hehe, eindelijk. Europese octrooien hoeven niet langer volledig in het Nederlands te worden vertaald om in Nederland geldig te zijn. Wie een Engelstalig Europees octrooi krijgt, hoeft alleen nog de claims (”conclusies”) in het Nederlands aan te leveren. Ik heb nooit begrepen waarom de claims en niet bijvoorbeeld het uittreksel, want voor het interpreteren van claims heb je toch een octrooigemachtigde nodig en die kan Engels, Frans en Duits lezen. Het uittreksel is bedoeld voor de ‘gewone’ lezer. Maar goed.

Het London Protocol waarin dit geregeld wordt, is al uit 2000 maar pas onlangs heeft Frankrijk het bekrachtigd. Uiteraard omdat de Fransen erg zuinig zijn op hun taal.

Wie een Europees octrooi in het Frans of Duits verleend krijgt, moet nog steeds het hele verhaal vertalen.

Via Volledig bericht, pardon Boek 9. Zie ook het persbericht van Octrooicentrum Nederland.

Arnoud

Auteursrecht en octrooirecht zijn twee heel verschillende dingen. Auteursrecht krijg je automatisch op elke tekst die je schrijft, terwijl je alleen octrooi krijgt op uitvindingen die nieuw en inventief zijn, en dan ook nog eens alleen op aanvraag. En daar zit nog een interessante kronkel in de wet: is de tekst van een octrooi auteursrechtelijk beschermd?

De tekst van een octrooi moet namelijk in detail uitleggen hoe de uitvinding werkt, zodat anderen weten welke uitvinding beschermd is en hoe ze die (na afloop van het octrooi) kunnen namaken. De eerste vraag is dan of die tekst wel het “stempel van de maker” draagt. Vorig jaar werd bijvoorbeeld nog geen auteursrecht op een offerte erkend, omdat de tekst van die offerte uitsluitend functioneel en zakelijk was. De tekst beschreef de huidige en historische toestand van een bedrijfsgebouw en haar omgeving. Ik denk alleen niet dat dat hier opgaat. Neemt u van mij als octrooigemachtigde aan dat het behoorlijk wat creativiteit, woordkeuzes en afwegingen vergt om een goede octrooitekst te maken.

Maar zelfs als de tekst puur functioneel en zakelijk geacht zou worden te zijn, dan is er nog steeds de geschriftenbescherming. Octrooiteksten zijn immers schriftelijk en bestemd om openbaar gemaakt te worden.

Bij de aanvraagprocedure stuurt de uitvinder (of zijn octrooigemachtigde) die tekst naar het Europees Octrooibureau (EOB) of het Octrooicentrum Nederland (OCNL). Het EOB onderzoekt de aanvraag en publiceert het octrooi als alles in orde is. OCNL doet geen inhoudelijk onderzoek en publiceert de ingediende tekst simpelweg na 18 maanden als octrooi, ongeacht of er nu aan de eisen voor octrooi is voldaan.

Zowel EOB als OCNL zou je kunnen zien als overheidsinstanties, en dan zijn er een paar beperkingen in de Auteurswet (inmiddels zonder 1912, weet u nog?). De eerste is dat op “wetten, besluiten en verordeningen” geen auteursrecht rust. Maar een octrooi is geen van die drie, dus daar hebben we niet zo veel aan.

Een octrooi is daarentegen wel een “door of vanwege de openbare macht openbaar gemaakt werk”, en volgens artikel 15b Auteurswet mag je het dan kopiëren en verspreiden tenzij het auteursrecht uitdrukkelijk is voorbehouden. Maar dan moet wel de openbare macht de maker of rechtverkrijgende zijn van de tekst, en dat is niet het geval - de octrooigemachtigde die de tekst schreef, is geen medewerker van de overheid, en bij indiening van een octrooiaanvraag hoef je ook nergens je auteursrecht over te dragen.

Een octrooischrift is dan ook gewoon auteursrechtelijk beschermd.

Toch hoeft dat geen probleem te zijn. Wie een octrooiaanvraag indient, weet dat dit als octrooi zal worden gepubliceerd en dan in allerlei octrooidatabanken over de hele wereld te lezen zal zijn. Door dus toch de aanvraag in te dienen, geeft de uitvinder een licentie om dat alles te mogen doen.

Lastiger is het voor uitgevers van boeken zoals Patenten op de 20e eeuw. Wie zijn eigen tekst schrijft over beroemde of waardevolle octrooien, mag daar best als beeldcitaat een tekening uit het octrooischrift bij laten zien. Maar sommige van die boeken bestaan vrijwel geheel uit samenvattingen en tekeningen van octrooien, en dat kun je geen citaat meer noemen.

Arnoud

Wanneer is software octrooieerbaar? Met deze vraag worstelt het Europees Octrooibureau (EOB) al jaren. Het probleem is namelijk dat het Europees Octrooiverdrag zegt dat op “software als zodanig” geen octrooi verleend mag worden, maar wat is dan “software als zodanig” - en belangrijker, bestaat er dan zoiets als “software niet als zodanig”?

In 1998 oordeelde het EOB dat een technische uitvinding die met software gebouwd werd, geen “software als zodanig was”. Het verbod op software als zodanig zou bedoeld zijn om niet-technische zaken te weren, maar niet om een uitvinding van octrooi uit te sluiten enkel omdat je bepaalde stukken met software kon implementeren. Vanaf toen verschoof de discussie van “wat is software als zodanig” naar “wat is technisch”.

En dat is een hele goede vraag. Het EOB is er nog steeds niet uit, ook niet in haar nieuwe richtlijnen die eind november in het Official Journal verschenen. Weliswaar komt men nu met concrete voorbeelden van zaken die het wel of niet gehaald hebben, maar een algemene regel ontbreekt nog steeds. En dat is jammer, want zo blijft de onduidelijkheid bestaan.

Wat moet je bijvoorbeeld als arme octrooigemachtigde hiermee:

It is notable that although the requirement for technical character is satisfied if technical considerations are required to carry out an invention (T 769/92, OJ EPO 1995, 525), such technical considerations must be reflected in the claimed subject-matter. The involvement of technical considerations, however, is not sufficient for a method which may exclusively be carried out mentally to have technical character (T 914/02).

Iets is technisch als men technische aspecten (overwegingen) meeneemt in de uitvinding, maar de technische aspecten moeten wel deel uitmaken van de uitvinding anders is deze niet technisch. Als u dit snapt, weet ik nog een leuke baan voor u.

Het artikel zet wel de nieuwe, strenge aanpak over business method octrooien goed op een rijtje. Zoals ik al in mijn artikel Taking care of business methods schreef, de nieuwe manier van het EOB om dit soort vindingen te beoordelen is zo streng dat er zelden of nooit meer een business method octrooi verleend wordt in Europa.

Arnoud

Een lezer mailde mij:

Vorige week kreeg ik bericht dat mijn Nederlands octrooi is toegekend. Betekent dat dat ik nu eindelijk mijn uitvinding mag gaan verkopen?

Dit is een veel gehoord misverstand. Octrooien geven je geen recht om iets op de markt te brengen. Met een octrooi kun je anderen verbieden jouw uitvinding toe te passen. Maar daarmee is niet gezegd dat je zelf nergens inbreuk op maakt.

Stel je hebt een nieuwe fiets uitgevonden. Daar kun je octrooi op krijgen. Maar die fiets kan nog steeds inbreuk maken op het octrooi van het polycarbonaat waar het frame van gemaakt is, het octrooi voor het achterlicht, het verende zadel en misschien wel de geïntegreerde dynamo.

Belangrijker dan een eigen octrooi aanvragen is dan ook een octrooigemachtigde een vrijgave-onderzoek laten doen. Op welke octrooien maakt het product inbreuk? Is daar omheen te komen, of kun je beter een licentie nemen?

Achtergrond over dit onderwerp in mijn Spoedcursus octrooien: De rechten verkregen door een octrooi.

Arnoud

Wanneer is bier bier als zodanig? Inderdaad, collega-octrooigemachtigde David Musker schreef een werkelijk briljante parodie op de “software patent” ruzies van 2004 en 2005.

Virtual Worlds, with their own economies and political systems, have become commonplace. This report summarizes the history of the Free Beer debate, which occurred some years ago in Wasted Life, the first virtual world to feature a patent system. For those unfamiliar with Wasted Life, suffice to say that its countries and institutions are closely based on those of our own world, though the many colourful personalities are, of course, entirely fictitious creations of the players themselves.

Lees verder in The great free beer debate or, what ales the patent system?

Arnoud

Dit spuitmechanisme om kerstbomen te versieren komt uit US patent 2756736.

Mocht u nog kerstkadootjes verwachten, dan is deze sok met ingebouwde Kerstmandetector (US patent 5523741) wellicht wat voor u:

En van een dankbare lezer kreeg ik deze toepasselijke fles wijn:

Arnoud

Het Europees Octrooibureau (EOB of EPO) trekt de laatste tijd een strengere lijn over wat ze wel en niet als “uitvinding” zien. Het moet gaan om techniek, en niet om iets zakelijks of abstracts zoals een veilingtechniek of een wiskundige formule. Wat je in je hoofd kunt nadoen, is geen uitvinding. Pas als er een stuk technologie aan te pas komt, kun je er wellicht octrooi op krijgen. Uitgebreid hierover is mijn artikel Taking care of business methods.

Onlangs publiceerde het EPO echter beslissing T 1227/05, waarin een simulatie-techniek tot uitvinding werd verklaard. Dit omdat hij gebruikt wordt bij het simuleren van halfgeleiders (chips), en daar zelfs een essentieel onderdeel voor de productie daarvan is.

Een merkwaardig contrast met eerdere zaak T 914/02. Daar besliste het EPO juist dat er geen sprake was van een uitvinding bij een manier om te berekenen hoe je een reactorkern het beste in een kerncentrale kunt laden:

technical character would be provided through the technical implementation of the method, resulting in the method providing a tangible, technical effect, such as the provision of a physical entity, eg a reactor core loaded according to a given design, or a non-abstract activity, such as through the use of technical means. The claimed method, however, lacks such a technical implementation.

Helemaal opvallend was deze passage die uitlegt waarom het EPO haar nieuwe uitleg gerechtvaardigd vindt:

A further fundamental change is to be found in the fact that development and production are increasingly separated, materially and geographically, in a globally distributed industry. In that light, too, the board considers specific patent protection to be appropriate for numerical development tools designed for a technical purpose.

In juni schreef ik nog dat het EPO haar regels duidelijk vond. Dat vindt men nog steeds (in ieder geval de heer Steinbrener die al deze regels uitvaardigt als voorzitter van de Kamer van Beroep), maar ik begrijp er zo niet veel meer van. Het doet me steeds meer denken aan een aflevering van Monty Python. Vandaar de geciteerde plaatjes uit Life of Brian hierboven, een passage uit mijn presentatie over business method octrooien van eind 2006.

Arnoud

De woordgrap over Pirates of the Caribbean weet ik nog steeds niet, maar ik weet wel dat dat Antigua nu straffeloos inbreuk mag maken op Amerikaanse auteursrechten. En wel voor maximaal 21 miljoen dollar. Dat besliste een WTO-arbitragecommissie afgelopen vrijdag naar aanleiding van een klacht van de microstaat dat de Verenigde Staten haar het internetgokken onmogelijk maakte.

De VS is fel tegen internetgokken, en doet er alles aan om buitenlandse poker- en goksites die zich op de VS richten het leven zuur te maken. Een recente wet, de SAFE Port Act, verbiedt het Amerikaanse financiële instellingen (banken en creditcardmaatschappijen) om geld op te sturen naar buitenlandse goksites. En zonder creditcardbetaling is de lol van internetgokken er snel af natuurlijk.

Probleem bij dit alles is dat die buitenlanden menen dat zij soevereine staten zijn en dus best goksites mogen exploiteren. En we hebben de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om bij dat soort handelsdisputen in te grijpen. De gebruikelijke oplossing is om dan het benadeelde land tegensancties in te laten stellen. Als de VS Europese bananen van een oneerlijke invoerbelasting voorziet, dan mag Europa dat doen met Amerikaanse schoenen.

Alleen, Antigua (dat hele kleine groene stipje links) verkoopt geen bananen en ook geen schoenen. De economie telt grofweg maar twee dingen - toerisme en internetgokken. Dus waar kan men dan een invoerbelasting op heffen die de VS in de portemonnee treft?

Nou, intellectueel eigendom dus. Antigua moet van het TRIPS-verdrag de auteursrechten, octrooien, merken en aanverwante rechten van andere WTO-lidstaten respecteren. En nu heeft de arbitragecommissie beslist dat Antigua dat tijdelijk niet hoeft te doen:

the Arbitrator determines that Antigua may request authorization from the DSB, to suspend the obligations under the TRIPS Agreement mentioned in paragraph 5.6 above, at a level not exceeding US$21 million annually.

Klinkt leuk voor Antigua, al zal het nog wel lastig worden om te bepalen wanneer je 21 miljoen dollar aan inbreuk hebt gepleegd. Hoe vaak moet Pirates dan gedownload worden?

Meer achtergrond bij The Antigua- US WTO Dispute over Internet Gambling.

Arnoud

Op 13 december is het gewijzigde Europees Octrooiverdrag (EOV) in werking getreden. Het EOV regelt de verkrijging van Europese octrooien. Dit verdrag is, mede dankzij Nederland, in 1973 van de grond gekomen maar was ondertussen wel eens aan een grondige revisie toe. En dat is nu EPC 2000 geworden. Geen commentaar graag dat het al 2007 is, de discussies over de wijzigingen waren al moeilijk genoeg.

De belangrijkste wijzigingen worden samengevat door CMS Derks Star Busmann. Het gaat vooral om aanpassingen in de verleningsprocedures, maar er zijn twee inhoudelijke wijzingen die van groot belang zijn.

Uitvindingen met technisch karakter: EPC 2000 vermeldt nu expliciet dat octrooien alleen op uitvindingen op gebieden van de technologie verleend mogen worden. Dit zou duidelijk moeten maken dat b.v. puur zakelijke procedures (business methods) niet geoctrooieerd kunnen worden. Software is en blijft alleen octrooieerbaar als de software onderdeel is van een technische uitvinding.

Uitleg van octrooien: Europese octrooien moeten in elk land volgens de nationale wet worden uitgelegd. Zo kan het gebeuren dat de Nederlandse rechter vindt dat er inbreuk is, en de Duitse rechter concludeert van niet. Artikel 69 van EPC 2000 bevat een uitgebreid protocol dat probeert de uitleg enigszins te harmoniseren. Vooral belangrijk is het stuk over equivalentie. Hoorneman van CMS legt uit:

Soms wordt door een (beweerd) inbreukmaker een uitvoeringsvorm van de geoctrooieerde uitvinding toegepast waarbij één kenmerk niet hetzelfde is als beschreven in de conclusie. Bijvoorbeeld in de octrooiconclusie staat als kenmerk onder meer “verlichting voor een fiets” terwijl de (beweerd) inbreukmaker een “verlichting voor een scooter” toepast. Onder omstandigheden zal de rechter kunnen oordelen dat toch sprake is van inbreuk omdat het kenmerk scooter in het licht van de geoctrooieerde uitvinding equivalent moet worden geacht met fiets. Dit zal in de rechtspraktijk van belang kunnen zijn.

Het plaatje rechtsboven is de cover van het boek van Nicholas Fox over EPC 2000, volgens IP Kitten een zeer relevant boek voor wie meer over EPC 2000 wil leren.

Er is zelfs een wiki over EPC 2000.

Arnoud