Internetrecht door Arnoud Engelfriet

De domeinnaam “chinees-thuisbezorgd.nl” veroorzaakt verwarring over de eigenaar van de site: de consument verwacht dat dat Thuisbezorgd.nl is. Maar omdat concurrent Just-Eat daar eigenaar van is, is hier sprake van domeinnaaminbreuk en moet de domeinnaam worden overgedragen. Dat oordeelde het Gerechtshof begin deze maand in het hoger beroep van de Just Eat/Thuisbezorgd-zaak van juli 2009 (LJN BP1963).

Just-Eat had diverse domeinnamen geregistreerd waarin de aanduiding “thuisbezorgd” voorkwam, zoals “amsterdam-thuisbezorgd.nl” en “chinees-thuisbezorgd.nl”. Thuisbezorgd.nl meende dat dit handelsnaaminbreuk opleverde, omdat zij immers handelde als Thuisbezorgd.nl en potentiële klanten die die domeinnaam zien, zullen denken dat die sites bij haar hoorden.

Just-Eat was het daar niet mee eens: zij linkte slechts die domeinnamen door naar haar eigen site, en daar stond duidelijk “Just Eat” op. Daarmee zou verwarring uitgesloten zijn. Op zich een terecht argument, alleen had Just-Eat een tussenpagina geplaatst op de homepage van die domeinnamen die 10 seconden in beeld bleef en “In Amsterdam eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat!” of iets als “Chinees eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat!” toonde, plus een mededeling dat binnenkort daar een site geopend zou worden. Het Hof oordeelt echter dat zo’n vermelding nog nét geen handelsnaamgebruik is, omdat er immers nu nog geen zakelijke dienstverlening plaatsvindt op die site.

Het volgende argument van Thuisbezorgd.nl was dat Just-Eat toch onrechtmatig handelde, omdat het evident was dat ze wilde aanhaken bij de bekende handelsnaam Thuisbezorgd.nl met die toegespitste domeinnamen (volgens de “kom nou toch”-toets). Daarover neemt het Hof als uitgangspunt

dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan die ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht.

Er spelen dus twee vragen: ten eerste is er sprake van verwarring, en ten tweede is die verwarring onrechtmatig?

Bij de eerste vraag is het Hof snel klaar:

[Het Hof is] van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt.

Dat lijkt me terecht, de combinatie “plaats/bedrijfsnaam” of “dienst/bedrijfsnaam” is een gebruikelijke manier om jezelf in specifieke niches bekend te maken.

Bij de tweede vraag neemt het Hof de kennelijke intenties van Just-Eat mee:

Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. Het voorgaande brengt mee dat de wijze waarop Just-Eat de op de handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen gebruikt, naar het voorlopig oordeel van het hof, op onrechtmatige wijze tot verwarring leidt en daarmee de grenzen van eerlijke mededinging overschrijdt.

Het verweer dat “thuisbezorgd” een gebruikelijke uitdrukking is voor de diensten van Just-Eat (eten bezorgen) mag niet baten. Zó gebruikelijk is die naam nu ook weer niet. Misschien dat het bij een naam als “eten bezorgen” wel gelukt zou zijn. Maar het is hier voor het Hof zo duidelijk dat de combinatie gekozen is om de concurrent te pesten, dat het Hof de vorderingen toewijst. Just-Eat mag de domeinnamen inleveren en is verder diverse dwangsommen verschuldigd.

Ik blijf erbij dat dit een foute redenering is: de vordering tegen “onrechtmatige verwarring” is precies waar de merkenwet voor bedoeld is. En die is duidelijk: zo’n vordering mag alleen als je een merk geregistreerd hebt. Maar ja, wie het zo bont maakt met domeinnamen, heeft de schijn zodanig tegen dat ‘ie hoe dan ook gaat verliezen.

Arnoud

Wanneer richt een bedrijf zich op Nederland? Wie een bedrijf exploiteert, heeft een handelsnaamrecht: een ander bedrijf in dezelfde geografische regio en zelfde branche mag die naam niet ook voeren. Die geografische regio beperkt het handelsnaamrecht: een café in Eindhoven en een café in Amsterdam kunnen dezelfde naam hebben, want die zullen niet snel met elkaar verward worden. Maar wat nu als het Eindhovense café op Hyves en Twitter zit?

Die vraag kreeg de rechtbank Utrecht recent voor de kiezen (via). Een Amsterdams café MiNiBAR had bezwaar tegen het Eindhovense café De Minibar, en had daarover in Utrecht een rechtszaak aangespannen. Waarom Utrecht? Omdat het Eindhovense café in heel Nederland, en dus ook in Utrecht, reclame zou maken via sociale netwerken en daarmee als bedrijf zich op heel Nederland zou richten.

De rechter wijst dit echter af. Reclame op een website of social media is niet hetzelfde als bedrijfsmatig actief zijn in de zin van de handelsnaamwet. De website is “ondersteunend aan de exploitatie van het café” en niet een zelfstandige bedrijfseconomische activiteit. En de Hyves- en Twitterprofielen zijn ook niet relevant:

Daarnaast maakt de enkele omstandigheid dat personen in Utrecht gebruik maken van de sociale media waarop de Minibar BV een profiel heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat kan worden aangenomen dat de handelsnaam van de Minibar BV buiten Eindhoven en directe omgeving wordt gevoerd op een wijze die handelsnaamrechtelijk relevant is. Dit geldt evenzeer voor het genomineerd worden voor een landelijke award.

Ik snap de redenering, maar je kunt net zo goed de andere kant op: wie Twittert of Hyvet, wil dat heel Nederland zijn berichten leest. Als je dat als bedrijf doet, wil je dus dat heel Nederland je bedrijf leert kennen. Richt je je dan op heel Nederland? Volgens het Europese Hof niet, hoewel we daar vorige week nog flink wat discussie over hadden. Dus is het echt doorslaggevend dat het café fysiek in Eindhoven zit en dat weinig mensen uit Amsterdam daar even heen gaan voor een drankje?

Update (22 februari 2011) ook de rechtbank Den Bosch vindt dat dit geen handelsnaaminbreuk is:

Naar de - zeker beneden de Grote Rivieren geldende doch naar de voorzieningenrechter uit eigen wetenschap bekend is ook elders bestaande - verkeersopvattingen pleegt evenwel het voor zowel klant als uitbater interessante contact met een bar of café bij uitstek tot stand te komen doordat de klant de betreffende gelegenheid persoonlijk betreedt, gevolgd door het aldaar (doen) bestellen en tegen betaling daadwerkelijk genieten van - veelal alcoholische - dranken. Daarbij komt het sociale aspect met name tot zijn recht door de lijfelijke aanwezigheid van andere personen in de betreffende gelegenheid. Kort gezegd: dienstverlening in een cafébar is bij uitstek plaatsgebonden en niet virtueel. Uit een beeldscherm komt geen bier.

Men was kennelijk al in de carnavalssfeer.

Arnoud

Diverse lezers mailden me over een Engelstalig bericht van een Taiwanees bureau over hun domeinnaam, maar dan met een Chinese extensie. Bijvoorbeeld zo:

On [DATE] we received a formal application from a company who is applying to register several domains, using “[KEYWORD]” as the keyword. After investigation,we find that you are the original user of the keyword. Such similar domain cases may involve your trademark and company name,and may cause website confusion and conflicts. For a responsible attitude, we inform you here and ask for your opinion. If you don’t mind,we will finish registration for the third company.

Klinkt als een aardige dienst: iemand wil uw merknaam als Chinese domeinnaam inpikken, dus bij deze krijgt u de kans die iemand voor te zijn. Maar zoals wel vaker bij dingen die erg leuk klinken, geldt ook hier: dit is nep.

Er is zowel in China (PRC) als in Taiwan (ROC) geen enkele regel die registrars verplicht om aanvragen te checken tegen Europese merkenregisters en de merkhouder aldaar in te lichten over een mogelijke registratie. Ook domeinnamen daar registreer je in enkele minuten, en als een merkhouder dat niet leuk vindt dan moet hij naar de rechter of een arbitrageprocedure.

En ook in die landen (of “special administrative regions” afhankelijk van wie je het vraagt) geldt dat als je geen aldaar geregistreerd merk hebt, je een domeinnaam niet kunt opeisen. Een Europees merk geeft geen rechten in China.

Wel creatief gevonden dit, maar niet intrappen dus.

Arnoud

Als een domeinnaam vervalt en er zit ook maar iets aan traffic of bekendheid op, dan kun je er vergif op innemen dat deze binnen een dag of wat ingepikt is door een snelle jongen met een advertentiepagina. Een buitengewoon irritante praktijk, maar er is weinig aan te doen: de oude eigenaar heeft deze zelf laten verlopen, en tsja dat mensen hun oude links niet updaten is hun probleem.

Anders wordt dat als een bedrijf per ongeluk de eigen domeinnaam laat verlopen en er dan een domeinkaper langskomt. In een recent arrest (via) oordeelt het Hof Amsterdam dat er dan mogelijkheden kunnen zijn om deze op te eisen. In deze helaas vérgaand geanonimiseerde en daardoor moeilijk te duiden zaak ging het om een domeinnaam die identiek was aan de handelsnaam van de eiser. Deze was verlopen, en de gedaagde had er snel een parkeerpagina op gezet met een mededeling dat de domeinnaam te koop was. Wat kan de oude houder hieraan doen?

Niet veel, zo blijkt: het is geen handelsnaaminbreuk als je een domeinnaam bezet houdt, tenzij je op de daaraan gekoppelde site als bedrijf naar buiten treedt en zo dezelfde handelsnaam voert als je concurrent. Ook is er geen sprake geweest van onrechtmatig handelen. Er zijn geen opzeggingen vervalst of tokens gestolen. Het was een ‘gewone’ registratie nadat de oude eigenaar niet verlengd had. Ook andere feiten waaruit onrechtmatig handelen zou blijken, ontbreken.

Het Hof presenteert dan de belangen van de beide partijen: een groot belang bij de oude eigenaar en een klein belang bij de nieuwe. Vroegah was het dan nog wel eens zo dat men dan simpelweg de partij met het grootste belang de domeinnaam zou geven (wat Hugenholtz de Utrechtse belangenafweging noemt). Zoals Hugenholtz het formuleert:

Deze ‘belangenafweging’ vormt mijns inziens geen valide rechtsgrondslag. Heeft degene die meer belang heeft dan een ander bij een rechtsgoed (een stuk grond bijvoorbeeld) een aanspraak die rechtens valt af te dwingen? Natuurlijk niet.

Wie iets legaal heeft verkregen, mag dat houden, hoe groot het belang van een ander ook is. Pas in heel bijzondere gevallen (zoals in de 112-zaak) is er wellicht ruimte om een registratie ongedaan te maken.

Echter, het Hof komt wel met een zeer aparte redenering: de verlenging van de domeinnaam is niet toegestaan, want die zal onrechtmatig zijn:

Immers, [gedaagde] heeft zelf geen belang bij het beschikken over die domeinnaam, terwijl haar, met de entamering van het onderhavige kort geding, duidelijk is geworden dat [eiser] haar – als handelsnaam gebruikte – domeinnaam niet (bewust) heeft willen prijsgeven en een groot belang heeft om wederom over die domeinnaam te gaan beschikken. Daarbij komt dat niet goed valt in te zien dat [gedaagde] gebruik van de domeinnaam zal kunnen maken, zonder daarmee (een onrechtmatige) inbreuk te maken op het handelsnaamrecht van [eiser].

Oftewel: goed, je hebt hem legaal verkregen, maar je hebt geen enkele reden de domeinnaam te verlengen dus tegen die tijd mag je hem netjes overdragen aan de oude eigenaar. Eh, wat? Dus registratie zonder duidelijk belang mag wel, maar verlenging niet?

Ik begrijp daar helemaal niets van. Volgens mij is het simpel: óf de registratie is onrechtmatig en dan moet de domeinnaam terug, óf de registratie was eerlijk en rechtmatig en dan mag je de domeinnaam houden (zolang je de facturen betaalt natuurlijk).

Arnoud

Het blijft oppassen met domeinnamen met merknamen erin. Het kan in principe, maar merkhouders vinden het niet leuk en slepen je zonder pardon voor de rechter als je ook maar 1 millimeter over de grens gaat. (Ook wel als je evident niet over de grens gaat, maar dat is een ergernis voor een andere keer.) En mijn ervaring is dat merkhouders zelden iets leuk vinden.

Het wordt bijzonder spannend bij domeinnamen met een merk erin. Maar al te vaak zie ik mensen die een website opzetten gericht op een merk, een lekker scorende domeinnaam met de merknaam er in registreren en die domeinnaam ook nog eens als websitenaam opvoeren. Ik noem ze “Welkom bij merknaam”-sites, want vrijwel altijd hebben ze “Welkom bij ” plus de domeinnaam-met-merknaam in de titel staan.

In een recente rechtszaak over grohekranenshop.nl bleek hoe de rechter daarmee omging. Op die site werden douches en kranen van (alleen) Grohe verkocht. Nu mag dat op zich. Je mag een single-brand store exploiteren, en daarbij ook de merknaam gebruiken. Je moet immers kunnen melden dat je bepaalde producten verkoopt. Je mag daarbij alleen geen enkele kans op verwarring scheppen over jouw relatie tot de merkhouder. “Henk de Boer, uw BMW-specialist” is een prima titel voor je website, maar “Welkom bij BMW De Boer” is dat niet.

Voor merknamen in webadressen (URLs) geldt hetzelfde. En hoe prominenter de merknaam daarin komt te staan, hoe groter de kans op verwarring. Bij de merknaam in de domeinnaam zelf (zoals hier: grohekranenshop.nl) is er al héél snel kans op verwarring. Enigszins kort door de bocht houdt de rechter het hier bij:

Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element “grohe” wordt opgenomen

Het lijkt mij op zich best te verdedigen dat je een merknaam als onderdeel van je domeinnaam maakt. Maar je zult wel heel hard je best moeten doen om dan iedere kans op verwarring weg te nemen. Een bekend voorbeeld van hoe het wél moet, was de Yonex-zaak uit 2008. Daarin werd de domeinnaam www.yonexbadminton.nl legaal geacht voor een webwinkel met Yonex-badmintonproducten. Volgens de rechter in deze zaak ligt het hier wezenlijk anders:

yonexbadminton.nl leidde naar de website van de onderneming, Belgro (www.belgro.nl) , die niet – zoals in het geval van grohekranenshop.nl – yonexbadminton.nl werd genoemd, maar Belgro als handelsnaam had.

En dat is dus precies wat al die “welkom bij merknaam”-sites doen. Er is geen bedrijfsnaam prominent in beeld, en dan zal de gemiddelde consument concluderen dat dit dus een site van de merkhouder zelf is. En nee, een disclaimer onderaan verandert daar niets aan. Dus: de eigen bedrijfsnaam prominent bovenaan, en de merknaam alleen noemen in beschrijvende teksten die aangeven wat je verkoopt. En weg met “Welkom bij merknaam” in de <title> en headings.

Arnoud

Een lezer schreef me:

Een site die ik zo af en toe bezoek had vanochtend opeens een “Pagina niet beschikbaar” melding. Dat kan, de site zal wel over haar datalimiet heen zijn of zo. Maar de provider had er allemaal advertenties van Sedoparking eronder geparkeerd, dus ik kon gelijk doorklikken naar allerlei schaarsgeklede dames en andere fraaie onderwerpen die niets met die site te maken hadden.

Mag een hosting provider dit zomaar doen? Het zal ongetwijfeld rechtmatig zijn dat je bij overschrijding van het verbruik de pagina blokkeert maar om dan er maar advertenties met een compleet andere (expliciete) inhoud op te zetten waarvan de inkomsten (if any) ongetwijfeld gewoon naar de hosting provider vloeien is natuurlijk een andere zaak. Nog maar afgezien van potentiële imagoschade door de expliciete content.

Een provider is inderdaad gerechtigd een site te blokkeren (”op zwart” te zetten) wanneer de voorwaarden van het hostingcontract worden overtreden. Er moet dan wel iets komen te staan als mededeling aan bezoekers, al was het maar “Site gesloten ivm overschrijding dataverkeer”. Daar is niets mis mee.

Soms zie je ook dat zo’n site dan wordt doorgeleid naar de homepage van de provider. Ik vind dat al dubieus eerlijk gezegd: als bezoeker kom ik voor die site, niet voor de provider. Als in het winkelcentrum de boekhandel die ik zoek gesloten is, wil ik ook niet meteen doorlopen naar de supermarkt een verdieping lager.

Het lijkt me echt niet kunnen om een pornopagina of zelfs maar een ‘gewone’ Sedo-parkeerpagina met advertenties neer te zetten in de plaats van een website van een klant. Daar is geen enkele rechtvaardigingsgrond voor. Het is de site van de klant en niet van de provider. De site mag op zwart, er mag een zakelijke waarschuwingstekst bij maar geld verdienen met zulke advertenties kan echt niet door de beugel.

Arnoud

Executiegeschillen. Het klinkt pijnlijker dan het is, hoewel je er als rechter liever niet te veel mee te maken krijgt. Dit zijn geschillen over de tenuitvoerligging of executie van een eerder vonnis. Oftewel: doet hij wel op tijd wat hij moest, en zo niet heb ik dan recht op dwangsommen? Afhankelijk van hoe het vonnis is geformuleerd en hoe hard Murphy toesloeg bij de uitvoering, kan dat tot heel complexe situaties leiden. Maar soms doen partijen zelf ook nodeloos moeilijk, zoals ik tussen de regels opmaak in dit vonnis over de overdracht van een domeinnaam.

In de eerdere zaak (zo te zien niet gepubliceerd - grom) was de eigenaar van een domeinnaam veroordeeld om de domeinnaam naar de andere partij over te dragen. Of, beter gezegd: “binnen 24 uur na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om [nieuwe eigenaar] bij SIDN als enige rechthebbende geregistreerd te laten zijn”. Het arrest was van 9 maart, en op 10 maart stuurde de domeinnaamhouder een mail naar de andere partij met het door hem ingevulde SIDN-formulier voor de houderwijziging. Even tekenen en dan kon dat door naar SIDN. Alleen: daar kwam geen reactie op. Op 16 maart werd nagebeld, en de mail bleek niet te zijn aangekomen.

Vervolgens ontstond er enige discussie over of dat formulier nog wel gebruikt kon worden, want er stond immers 10 maart onder de handtekening en dat zou 16 maart moeten zijn. (”Antedateren” schijnt iets heel stouts te zijn maar in deze context zie ik het probleem niet - en de rechter ook niet trouwens: “Voor zover [nieuwe eigenaar] vreesde zich schuldig te maken aan antedatering, had zij dit immers eenvoudig kunnen oplossen door op het formulier bij haar ondertekening de datum 16 maart 2010 te noteren.”)

Uiteindelijk loste de domeinnaamhouder het zelf op met een ‘truc’: hij deed zich zich via een derde-provider voor als de verkrijger van de domeinnaam en autoriseerde zo de overdracht. Niet netjes maar de domeinnaam was nu wel over. Opgelost dus, zou je zeggen. Maar dit is een executiegeschil, en dus ging de andere partij moeilijk doen: dit duurde allemaal te lang dus graag de dwangsommen uitgekeerd.

Daarbij krijgen beide partijen ongelijk. Allereerst oordeelt de rechter dat de domeinnaamhouder genoeg gedaan heeft door dat formulier in te vullen en op te sturen. Andere manieren, met name die truc, kunnen dan niet geëist worden:

Gegeven het feit dat SIDN een speciaal formulier hanteert voor het doorgeven van een wijziging in de domeinnaamhouder, lag het immers zozeer voor de hand de overdracht langs die weg te bewerkstelligen dat van [de domeinnaamhouder] redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat hij (daarnaast ook) andere wegen zou bewandelen.

Vervolgens gaat de domeinnaamhouder toch nog onderuit, want op 10 maart mailen en pas op 16 maart nabellen was in deze context veel te traag. Hij was verplicht “alles” te doen om te zorgen dat die domeinnaam over ging, en daaronder valt dan ook dat je er bovenop zit en reageert als er niet meteen een reactie komt:

Onder die omstandigheden kon [domeinnaamhouder] er niet mee volstaan het formulier per e-mail aan [nieuwe eigenaar] toe te sturen zonder rekening te houden met de mogelijkheid dat het bericht door wat voor oorzaak ook niet was aangekomen of in het ongerede was geraakt. [domeinnaamhouder] had zich tijdig ervan moeten vergewissen dat het formulier in goede orde door [nieuwe eigenaar] was ontvangen en van de inhoud kennis was genomen. Nu hij dit heeft nagelaten en [nieuwe eigenaar] stelt dat zij het mailbericht van 10 maart 2010 niet heeft ontvangen en het SIDN formulier pas op 16 maart 2010 in haar bezit heeft gekregen, kan niet worden gezegd dat [domeinnaamhouder] reeds op 10 maart 2010 aan de veroordeling van het gerechtshof – om al datgene te doen wat nodig is – heeft voldaan.

De domeinnaamhouder mocht dan ook 12.000 euro aan dwangsommen overmaken. En ja, dat is een consequentie van mail gebruiken: als de wederpartij zegt niks gehad te hebben, heb je een levensgroot bewijsprobleem.

Overigens perfect getimed: op 10 maart meldde de SIDN de formulieren afgeschaft te hebben.

Arnoud

Rechters hebben niet altijd verstand van techniek, maar ze weten heel goed wanneer iemand bijdehand staat te doen. Zo ook het Europese Hof van Justitie, dat in zaak C-569/08 een .eu-domeinnaamclaim afwijst omdat de aanvrager te kwader trouw heeft gehandeld. Die had, kort gezegd, beschrijvende woorden gedeponeerd als merk met een ampersand tussen elke letter. Met een merk zou hij voorrang krijgen bij de uitgifte van .eu domeinnamen, en zo zou hij dan de beschrijvende domeinnamen kunnen inpikken.

Bij de uitgifte van .eu domeinnamen werd gewerkt met een zogeheten ’sunrise’, waarbij merkhouders voorrang kregen op het gewone volk dat graag een .eu domeinnaam wilde hebben. Echter, je mocht dan alleen domeinnamen aanvragen die overeenstemden met je merk. Een zuiver beschrijvende naam, bv. “banden” voor een bedrijf dat in banden handelt, kon tijdens de sunrise niet worden aangevraagd.

Het bedrijf Internetportal zag echter mogelijkheden: ze deponeerden een Zweeds merk voor &R&E&I&F&E&N& en claimden vervolgens de domeinnaam reifen.eu. In het DNS is het namelijk niet mogelijk om ampersands in domeinnamen te hanteren, zodat die worden weggelaten bij het bepalen welke domeinnaam je mag krijgen als merkhouder. En dat gaf hier het leuke resultaat dat men nu de domeinnaam voor het beschrijvende woord “Banden” in het ZweedsDuits te pakken had.

Een Benelux-merkhouder maakte bezwaar tegen deze toekenning. Zij wilde zelf deze domeinnaam hebben, op grond van haar merkrecht Reifen voor raamreinigers. En die zaak ging tot aan het Europese Hof, dat oordeelde dat hier sprake was van een merkregistratie te kwader trouw. Het Hof noemt het een kunstgreep om een merk te registreren met “het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd”, zeker als je dat doet voor een groot aantal (180!) met soortnamen overeenstemmende merken tegelijk en ook nog eens kort vóór het begin van de registratie van .eu-topleveldomeinnamen.

Oftewel: leuk geprobeerd maar geen sigaar. En geen domeinnaam.

Arnoud

Een lezer vroeg me:

Ik wil een webwinkel beginnen met een mooie .com domeinnaam die ik onlangs heb gekocht. Maar nu kwam ik erachter dat in de VS die naam al als merk is vastgelegd. Kan ik nu wel mijn Nederlandse webwinkel opzetten? Een .com valt toch onder Amerikaans recht?

Nee, een .com valt niet automatisch onder Amerikaans merkenrecht. Merken en domeinnamen zijn niet op die manier gekoppeld.

Je maakt inbreuk op een merk als je in het land waar het merk geldt, economische diensten ontplooit. Een webwinkel die zich op Nederland richt, heeft dus te maken met het Benelux-merkenrecht (BVIE) en het Europees merkenrecht (”gemeenschapsmerken”). Niet met het Amerikaans merkenrecht. Het maakt echt niet uit of de domeinnaam van je webwinkel eindigt op .com, .info, .nl of .tv of welke extensie dan ook.

Wat nu als de Amerikaanse merkhouder op zeker moment ook een Europees merk gaat aanvragen? In principe heb je daar geen last van. Artikel 2.23 lid 2 BVIE zegt dat een merkhouder niet kan optreden tegen “een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis”, oftewel een handelsnaam. Hij kan dus niet eisen dat je je bedrijfsnaam aanpast nadat hij een merk heeft gekregen.

Het kan echter slim zijn om je webwinkel-naam als merk vast te leggen. Met een ouder merk sta je sterker tegen zo’n Amerikaan dan met ‘alleen’ een handelsnaam. Maar het is wel duurder.

Arnoud

Goed, ik zal erover ophouden: inbreuk op een domeinnaam kan dus wel. Vorige week nog blogde ik over diverse vonnissen waarin een domeinnaam kon worden opgeëist zonder dat sprake was van merk- of handelsnaaminbreuk. De motivatie was daar dat men onrechtmatig handelde door nodeloos verwarring te stichten. Ik zag en zie niet hoe je dat criterium mag hanteren nu de merkenwet expliciet verbiedt dat je merkenrecht-achtige vorderingen instelt zonder geregistreerd merk, maar nu is er het arrest (via) in het hoger beroep van een vonnis uit 2008 over Taartenwinkel versus GefeliciTAART, en dat arrest bevestigt expliciet dat het toch wel mag.

In deze zaak had GefeliciTAART de domeinnaam taartwinkel.nl geregistreerd, en Taartenwinkel.nl was daar niet blij mee. Mensen die naar haar winkel wilden, kwamen immers nog wel eens terecht bij die van GefeliciTAART. Omdat er geen merk was voor “taartwinkel.nl”, en GefeliciTAART altijd haar eigen handelsnaam voerde, werd de eis in eerste instantie afgewezen.

Het Hof komt daar echter op terug. Ze oordelen net als de rechtbank dat geen sprake is van handelsnaamgebruik als je een domeinnaam alleen laat doorlinken (de 301 redirect, voor de techneuten) naar je echte bedrijfssite en je op die site ook alleen je eigen bedrijfsnaam voert. Dat ging hier goed, want GefeliciTAART noemde zich overal zo en gebruikte taartwinkel.nl alleen in de doorverwijzende domeinnaam.

Toch handelt GefeliciTAART onrechtmatig (artikel 6:162 BW): zij schept nodeloze verwarring door vanaf die sterk gelijkende domeinnaam door te verwijzen naar haar eigen site.

De domeinnaam taartwinkel.nl vertoont zoveel gelijkenis met de handelsnaam (en domeinnaam) Taartenwinkel.nl, dat de kans dat consument, op zoek naar het bedrijf van Taartenwinkel.nl, taartwinkel.nl intypt, aanzienlijk is. GefeliciTAART heeft ook erkend dat haar streven mede is gericht op het, met gebruikmaking van de bekendheid en reputatie van haar concurrenten en de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, genereren van zoveel mogelijk internetverkeer naar de eigen website. Dat dit het geval is blijkt ook uit haar registratie van de domeinnamen taartservice.nl en taartland.nl.

Dat “taartwinkel” een beschrijvend woord is, acht het Hof niet relevant: het is namelijk overduidelijk dat wordt aangehaakt bij Taartenwinkel.nl en dat niet zomaar dat woord werd gebruikt.

GefeliciTAART mag deze domeinnaam dan ook niet meer gebruiken. Overdracht hoeft niet, want als GefeliciTAART de domeinnaam niet meer gebruikt, is de verwarring al beëndigd en dan is er geen belang meer bij overdracht. Ik vind de formulering “verbiedt ieder gebruik van taartwinkel.nl als domeinnaam” wel wat apart, wat mag GefeliciTAART dan nog wel? Er e-maildiensten op draaien of zo?

Ze mogen zich trouwens nog wel “dé online taartwinkel” blijven noemen in de over-onspagina (is dat goed Nederlands voor aboutpagina?) want dat kan geen verwarring geven met andere online taartwinkels.

Afijn, ik kan nu wel gaan zeuren dat het hier ging om een beschrijvende naam waardoor het merkenrecht überhaupt niet in beeld komt maar als de rechtspraak zo consequent de andere kant op gaat dan heeft het weinig zin te blijven hameren op dat 2.19 BVIE. Maar als iemand aangeklaagd wordt over dit punt, zet het dan alsjeblieft toch in je verweer!

Arnoud