Verkopen van “genuine replica” merkproducten is een populaire bezigheid. Je moet natuurlijk wel kunnen adverteren, en onlangs maakte Google het met haar nieuwe Adwords-policy bedrijven een stuk gemakkelijker. In de EU is het nu toegestaan om advertenties te kopen op andermans merknaam. Daar maken verkopers van “echte replicaproducten” handig gebruik van. In Frankrijk werd Louis Vuitton daar erg boos om. Zij stapte naar de rechter, en deze heeft nu vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over hoe het Europese merkenrecht moet worden geinterpreteerd als het gaat om gesponsorde koppelingen.

Het Hof stelt drie vragen, die ik niet letterlijk ga overnemen (lees ze bij Legalis in het Frans of probeer de Google Vertaling eens).

1. Is het verkopen van gesponsorde koppelingen naar imitatie- of replicasites een vorm van merkinbreuk?
Dit is natuurlijk de hamvraag. Het verkopen van replica- of imitatiemerkproducten is meestal merkinbreuk, zelfs als je erbij zet “replica vuitton”. Maar Google verkoopt de producten niet zelf. Zij verwijzen alleen naar sites die dat wel doen. Die sites maken ook reclame met behulp van de merknaam, en dat is al snel merkinbreuk. Uit uitspraak C-228/03 van het Hof van Justitie (Gilette/ La Laboratories) blijkt dat dat bijvoorbeeld het geval is als het aangeboden product wordt voorgesteld als een imitatie of namaak van het merkproduct.

Alleen, wie publiceert nu eigenlijk de reclame? Google of de adverteerder?

2. Kan de houder van een beroemd merk optreden omdat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt van het merk?
Louis Vuitton is een zogeheten “beroemd merk” (art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs) en heeft daarom recht op extra bescherming van haar merk tegen allerlei vormen van misbruik. Niet alleen mag je zulke merken niet gebruiken voor dezelfde of vergelijkbare producten, maar je mag ze ook niet op andere manieren gebruiken als je daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk. Deze vraag komt dus neer op: zijn Google’s advertentieinkomsten uit advertenties naar sites met namaakproducten “ongerechtvaardigd voordeel” dat Google verkrijgt uit het merk?

In Nederland werd Google in 2007 nog vrijgesproken van merkinbreuk op het merkrecht van Farmdate. Daar speelde wel mee dat “Farm date” niet bepaald een sterk merk is voor daten met boeren.

3. Zou je Google als “provider” (dienstverlener) kunnen aanmerken zodat zij aansprakelijk wordt op het moment dat ze op de hoogte is gesteld door de eigenaar van het handelsmerk van het illegale gebruik?
Google slaat advertentieteksten op haar servers op, en toont die wanneer mensen bepaalde zoekwoorden intypen. Daarmee is Google vergelijkbaar met een provider die webpagina’s opslaat en op verzoek opstuurt. Providers, in mooi juridisch “dienstverleners van de informatiemaatschappij” zijn pas aansprakelijk als ze op de hoogte zijn gesteld en dan niet ingrijpen. Deze constructie wordt bij auteursrecht veel gebruikt, maar je zou het bij merkinbreuk ook kunnen toepassen.

In 2006 speelde in Nederland iets dergelijks bij een zaak van merkhouder Stokke tegen Marktplaats. Deze probeerde te verhinderen dat mensen op Marktplaats namaakkinderstoelen verkochten met het merk “Tripp Trapp”. De rechtbank vond het echter niet nodig dat Marktplaats een preventief filter voor zulke advertenties zou moeten invoeren. Controle achteraf hoefde ook niet - Marktplaats had een notice and takedown systeem (”Melding van Inbreuk Programma”) waarmee merkhouders klachten konden indienen:

Met het ontwikkelen en in bedrijf houden van een programma met behulp waarvan inbreukmakende advertenties kunnen worden gemeld en verwijderd, voldoet Marktplaats aan hetgeen van haar op grond van de voor haar geldende zorgvuldigheidsplicht kan worden verlangd.

Google zou dus bij Adwords een vergelijkbare dienst kunnen invoeren. Merkhouders kunnen dan klagen over advertenties van namaakproducten op hun merknaam, en Google kan dan net als andere providers een notice en takedown procedure voeren.

Zou dat kunnen werken? Het lijkt me erg kwetsbaar voor misbruik en onderling gepest.

Arnoud

De naam MSNLOCK maakt inbreuk op het merk MSN van Microsoft, besliste de rechter gisteren. Eind april werd het bedrijf Unicaresoft gedaagd door Microsoft over de naam MSNLOCK voor antichatsoftware. De vraag was of de kreet “msn’en” ondertussen verworden was tot synoniem voor chatten met een instant messenger. Van Dale vindt van wel, en ik ook - maar de rechter ziet nog steeds een duidelijke link met de MSN Messenger van Microsoft.

Om te kijken of een merknaam verworden is tot soortnaam moet je allereerst kijken wat het relevante publiek is. In dit geval is dat duidelijk: chatters. Als je dan marktaandelen van messengersoftware bekijkt, dan is duidelijk dat MSN (Live) Messenger verreweg het meest gebruikt wordt. Gebruikers noemen dat “msn’en” of “chatten”. Daarnaast wordt ook veel gebruikt van Hyves om te chatten. Ik Hyves niet (en msn ook niet trouwens), maar dat zou bekend staan als “hyven, kwekken of chatten”.

De vergelijking met Hyves snap ik niet helemaal, maar de redenering is terecht. Nergens bleek uit dat mensen iets anders gaan doen dan de MSN Messenger gebruiken als ze aankondigen “te gaan msn’en”. En dat is op zich een argument om het merkrecht op MSN overeind te houden.

Als Unicaresoft andere chatsoftware had kunnen vinden die veel gebruikt wordt en waarbij mensen ook zeggen te gaan msn’en, dan had dit anders uit moeten vallen.

Arnoud

Microsoft daagt moeder wegens antichatprogramma, meldden o.a. Zibb en Spitsnieuws gisteren. Het gaat om een Nederlandse vrouw uit Hoofddorp die een programma bedacht tegen overmatig chatten en dat MSNLOCK noemde. Een beetje zieligdoenerij is dat “moeder” wel: de software wordt gewoon bedrijfsmatig verkocht.

De juridische discussie gaat over de vraag of de naam MSNLOCK voor deze software inbreuk is op het merk MSN. MSN is beschermd als naam voor o.a. chatdiensten, en een programma dat chatten beperkt of blokkeert is een daaraan verwante dienst. Het is niet zomaar toegestaan om een sterk gelijkende naam voor verwante diensten te gebruiken.

Toch zijn er wel uitzonderingen. De belangrijkste is dat het programma bestemd is om samen te werken met MSN. Aangeven wat de bestemming is van je product mag, ook als je daarbij andermans merknaam moet gebruiken. Je moet het dan alleen wel bij een zakelijke, neutrale vermelding houden. “Blokkeert MSN-gesprekken” mag je dus gerust bij je software vermelden. De bestemming onderdeel maken van de productnaam is twijfelachtig: mensen zullen dan snel denken dat dit een onderdeel is van het officiële product, en dan is er sprake van merkinbreuk.

Het voornaamste probleem hier lijkt te zijn dat de naam MSN werd gebruikt als synoniem voor “chatprogramma”. MSNLOCK blokkeert namelijk meer dan alleen de software van Microsoft. En Microsoft wil natuurlijk voorkomen dat ze haar merkrecht verliest omdat “MSN” een beschrijvende term wordt. Net zoals Google altijd ageert tegen “googelen” en Startpagina boos werd over Startpagina.tv.

Maar veel kans geef ik Microsoft niet. In Nederland is de term “msnen” al lang ingeburgerd als synoniem voor “chatten”. Dat maakt de beschermingsomvang van het merk MSN niet bepaald groot, waardoor Microsoft zal moeten tolereren dat mensen software maken die met onder andere MSN samenwerkt.

UPDATE: (23 april) zie ook mijn column Wanneer is msn’en merkinbreuk bij Marketingfacts.

Het programma is ondertussen omgedoopt naar Benzoy. In het ND verklaart de moeder dat het programma “absoluut niet te hacken” is. Het wachten is dus op de eerste twaalfjarige Tweaker die langer wil chatten dan zijn ouders toestaan.

Arnoud

Bij Rechtenforum.nl kwam de vraag langs wanneer een merknaam nu ’sterk’ of ‘zwak’ is.

Een merknaam dient om de producten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van de concurrent. Daarom moet een merk “onderscheidend vermogen” hebben, het vermogen om dat onderscheid te kunnen maken. “Melk” is voor melk niet onderscheidend, “Campina” wel. Maar hoe zit dat met “de witte motor”? Dat is niet letterlijk “melk” maar het heeft wel iets te maken met melk.

Het onderscheidend vermogen van merken kan dus nogal verschillen. De Amerikanen onderscheiden vier gradaties van sterkte, die ook hier wel gebruikt worden:

1. Fanciful (het sterkste): een verzonnen woord, zoals Xerox, Senseo of Pepsi.
2. Arbitrary: een bestaand woord dat niets te maken heeft met de categorie van producten, zoals Apple voor computers of Domino’s voor pizza.
3. Suggestive: een woord dat iets suggereert over de categorie van producten, maar waarvoor wel de nodige associaties nodig zijn, zoals bij Gazelle voor fietsen (op die fietsen ga je net zo snel als een gazelle).
4. Descriptive (het zwakste): een beschrijving van een eigenschap van het product, zoals Rechtenforum voor een discussieforum over juridische zaken of Wikipedia (een encyclopedia in de vorm van een Wiki).

Door je merk maar vaak genoeg te gebruiken, maak je het sterker. Zo kun je in theorie “coca-cola” als een beschrijvend of suggestief merk zien: het product bevat(te) cocaplantextract en kolanoten. Maar ondertussen is dit merk zo beroemd dat niemand de naam nog opvat als een aanduiding van de inhoud.

Ik zoek nog wat nieuwe voorbeelden; wie weet er leuke? Het liefst van de arbitrary marks, dus bestaande Nederlandse woorden die gebruikt worden voor volstrekt ongerelateerde producten. Maar ook suggestieve merknamen zijn welkom.

Arnoud

Een lezer vroeg zich af wanneer hij het ®- of ^TM-teken mocht gebruiken bij de merknaam van zijn producten, en wat er zou gebeuren als hij dat niet (of fout) deed.

Het ®-teken staat voor “registered trademark” en komt, zoals wel meer rare tekens, uit de Verenigde Staten. In Nederland is er geen wettelijke regeling over hoe je aanduidt dat iets een geregistreerd merk is. De reden dat de VS wel zoiets heeft, is omdat het hebben van een geregistreerd merk voordelen oplevert boven een ongeregistreerd merk. Bij ons bestaat het hele idee van een ongeregistreerd merk niet eens.

De reden om ® in de VS te gebruiken is dat je dan niet meer hoeft aan te tonen dat de inbreukmaker wist van het geregistreerde merk (15 USC 1111). En dat is handig, want iemand die willens en wetens inbreuk pleegt op je merkrecht moet meer schadevergoeding te betalen. Maar je mag ® alleen gebruiken als je ook echt een geregistreerd federaal merkrecht hebt op het teken. Het opzettelijk en verkeerd gebruiken van het teken ® in de VS is strafbaar als fraude.

In Nederland moet je een merk registreren om bescherming te krijgen. Maar in de VS kun je ook zonder registratie merkrechten krijgen, mits je het teken maar als merk gebruikt. Vandaar dat je bij zo veel woorden de aanduiding ^TM ziet staan. Het idee is dat je daardoor in ieder geval aangeeft dat het je bedoeling was om het woord als merk te gebruiken.

Arnoud

Jaren geleden zag ik op het Jeugdjournaal een item waarin een geschokt meisje uit groep 8 research op internet had gedaan voor een werkstuk over haar kat. De site poesjes.nl bleek niet te bevatten wat zij verwachtte, en erger nog de floepvensters bleken niet weg te klikken. (Leraar: “Ach, dat gebeurt mij ook zo vaak”).

Pijnlijk, maar te vermijden door niet zomaar namen in te typen. Gebruik een zoekmachine of typ alleen de namen in van bekende sites, zoals Pokemom.nl of Sesamstaat.nl. Eh, ik bedoel Pokemon.nl en Sesamstraat.nl natuurlijk. Want die twee typefoutdomeinen wijzen naar content die niet bepaald geschikt is voor kinderen (of uw werk, behalve bij Bram dan).

De stichting Mijn Kind Online had dit gesignaleerd in haar rapport Gratis (maar niet heus), en dat was aanleiding tot Kamervragen van het CDA waar we nu het antwoord op hebben. Een beetje teleurstellend is dat antwoord wel:

3. Uit het rapport blijkt dat via tikfout-domeinen, zoals www.pokemom.nl en www.sesamstaat.nl kinderen vaak ongepaste reclame, zoals advertenties voor porno-websites, tegenkomen. Wat vindt u hiervan?
Het is onwenselijk dat kinderen door een tikfout onbewust en ongewild op een internetsite komen die niet voor hen is bedoeld. De partij die de oorspronkelijke domeinnaam bezit, kan hiertegen optreden. Er kan sprake zijn van inbreuk op het merkenrecht. (…) Er is ook jurisprudentie waarbij een partij die een tikfout-domein beheerde, deze moest afstaan aan de merkrechthouder.

Inderdaad is er jurisprudentie over typefoutdomeinnamen. Maar in die zaken speelden rivaliserende commerciele belangen. Zo kon Startpagina.nl verbieden dat Online Recreational Services domeinnamen mocht voeren die identiek waren aan die van Startpagina-dochters, alleen dan zonder punt (juridischestartpagina.nl bijvoorbeeld). Dit vanwege de verwarring bij bezoekers.

Nu is er hier natuurlijk ook sprake van verwarring, maar uit dit antwoord leid ik af dat de minister het uitsluitend de taak van de sitehouders vindt om op te treden tegen typefoutdomeinen. Ook wanneer ze misleidende reclame en voor kinderen ongeschikte inhoud bevatten.

Het lijkt mij dat de Consumentenautoriteit hier eenvoudigweg kan ingrijpen: dit is misleidende reclame, want men adverteert met iets dat verwarrend veel lijkt op andermans merk. En zeker nu we de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken hebben, zou de CA of zelfs iedere ouder iets moeten kunnen doen aan zulke sites.

Via Volledig bericht, pardon Boek 9.

Arnoud

Dat een merknaam beschermd is, weten de meeste mensen wel. Maar ook de handelsnaam, de naam waaronder iemand zijn onderneming drijft, is beschermd. Zo’n handelsnaamrecht is een bijzondere eend in de intellectuele eigendomsbijt: er zijn geen eisen dat de handelsnaam uniek, nieuw of onderscheidend is. Het feit dat je jezelf “Slagerij Piet” noemt, is genoeg om bescherming voor de handelsnaam “Slagerij Piet” te krijgen. Als er dan het risico op verwarring bestaat bij klanten, moet die andere Piet ophouden zijn slagerij ook “Slagerij Piet” te noemen.

Slager Piet hoeft daar niets voor te doen. Registratie van de naam is niet verplicht voor deze vorm van bescherming. Wel is de handelsnaam geografisch beperkt. Slager Piet in Eindhoven kan niets doen tegen slager Piet in Amsterdam (of omgekeerd).

Toevallig vroeg iemand me vorige week hoe dat nu uitpakte met handelsnamen voor webwinkels, en nu is er een vonnis waarin precies zo’n handelsnaamgeschil speelde. In principe zijn webwinkels niet beperkt tot een specifiek geografisch gebied, dus kan slagerpiet.nl dan optreden tegen slagerijpiet.nl?

In deze zaak ging het om de bedrijven Netline en Netlin, die allebei IT-gerelateerde producten verkochten via een webshop. De namen leken dusdanig veel dat er verwarring bij het publiek te verwachten was. In het vonnis werd geen aandacht besteed aan de vraag in welk geografisch gebied de bedrijven opereerden; kennelijk veronderstelde de rechter dat dat voor beide bedrijven heel Nederland was. Netlin moest dus het gebruik van die naam staken en bovendien de domeinnaam netlin.nl afstaan aan Netline.

Nou zou je nog kunnen zeggen dat “Netline” een redelijk unieke naam is voor een bedrijf, en dat Netlin dus beter had moeten opletten in het handelsnaamregister. Maar een handelsnaam hoeft niet uniek te zijn. In januari van dit jaar won Thuisbezorgd.nl bijvoorbeeld een zaak tegen Thuisbezorgen.nl. “Thuisbezorgd” is een volstrekt beschrijvende naam voor een bedrijf dat thuisbezorgt natuurlijk. Toch moest Thuisbezorgen ophouden met haar gebruik van die domeinnaam, omdat die verwarring stichtte met haar handelsnaam. Thuisbezorgen mocht de domeinnaam wel houden, maar alleen voor activiteiten gebruiken die anders waren dan die van Thuisbezorgen.nl.

Arnoud

Google mag de naam Gmail in de gehele Europese Unie niet meer gebruiken voor zijn gratis webmaildienst, meldde Tweakers. Dat klopt niet helemaal: Google is haar merkrecht op “GMAIL” kwijtgeraakt, wat iets anders is dan dat Google het teken “GMAIL” niet meer zou mogen voeren. De beslissing komt van de Kamer van Beroep van de Europese merkeninstantie met de meest onwaarschijnlijke naam ooit -de Harmoniseringsdienst voor de Interne Markt. Het woordmerk zou verwarring kunnen stichten met het oudere beeldmerk van de Duitser Daniel Giersch.

Dit lijkt wat provinciaal. Google gebruikt het merk wereldwijd, terwijl Giersch zijn dienst alleen in Duitsland aanbiedt. Ook Giersch’ merk was alleen in Duitsland gedeponeerd. Google wilde het Europese merkrecht op “GMAIL”. En juist daarom is de beslissing terecht: wie een Europees merk wil, moet zorgen dat hij in de hele EU recht heeft op dat merk.

Zowel Giersch’s Duitse beeldmerk 30025697 als Google’s woordmerk 003753621 betroffen elektronische post en telecommunicatiediensten. En voor zo’n categorie diensten kan er maar eentje een bepaalde naam hebben natuurlijk. Bij merken geldt dan wie het eerst komt, die het eerst maalt. In het geval van (Europese) Gemeenschapsmerken is die regel nog strenger: elk merk uit een EU-land kan worden ingezet tegen een identiek later EU-merk.

Google betoogde nog dat het bij het beeldmerk van Giersch vooral om de kleurstelling en layout ging, en dat bovendien die slogan “und die Post geht richting ab” een wezenlijk onderdeel van het logo was. Google gebruikte andere kleuren en geen slogan (”beta” is geen slogan immers), dus zou het Duitse publiek bij haar Gmail dienst niet aan Giersch’ Gmail dienst kunnen denken. Maar daar ging de Kamer van Beroep niet in mee. Het beeldmerk had de letters “GMAIL” centraal, en elk gebruik van het woord GMAIL voor elektronische post zou bij het publiek een associatie met Giersch’ dienst op kunnen roepen.

Google heeft nu twee problemen: ze is haar merkrecht kwijt, en als ze desondanks hun dienst “GMAIL” blijven noemen in Duitsland, kan Giersch met zijn beeldmerk daar tegen optreden. In 2005 verloor Google al een vergelijkbaar dispuut in Groot-Brittannië. Google zal nu dus waarschijnlijk in de hele EU de dienst “Google Mail” gaan noemen. De domeinnaam ‘gmail.com’ zal het bedrijf wel blijven gebruiken. De kans dat Giersch via domeinnaamarbitrage deze over kan nemen, lijkt me klein.

Google en Giersch liggen al jaren overhoop over GMAIL. In 2006 had Google nog geprobeerd om het merk voor $250,000 te kopen van Giersch, maar die is absoluut niet van plan de naam te verkopen.

Arnoud

Bij webbouwergemeenschap Netters schreef ik een column over search engine optimization met behulp van andermans merknamen:

Merknamen zijn geliefd voer voor SEO campagnes. Iedereen kent die namen, ze worden veel ingetypt dus als je daar wat traffic van mee kunt nemen, is dat altijd leuk. Zeker als je ook nog eens gerelateerde producten verkoopt.

Merkhouders stellen het alleen, zacht gezegd, niet op prijs als andere mensen van de reputatie van hun merk profiteren. Ze hebben soms miljoenen geïnvesteerd om die reputatie op te bouwen, en ze willen daar graag controle over houden. Over merkinbreuk bij online reclame en SEO wordt dan ook regelmatig geprocedeerd.

Lees verder in SEO op andermans merknaam bij Netters.nl.

UPDATE (12:43) Of lees de recentie bij Marketingfacts!

Arnoud

Deze posters (rechts) bevatten een meningsuiting over Geert Wilders. Dat mag, het is een politieke mening en die heeft een hoge mate van bescherming. De inbeslagname half januari was dus onterecht. Minder duidelijk is de vraag of Philip Morris, eigenaar van het merk Marlboro, iets kan doen tegen deze meningsuiting. Zij is niet betrokken bij de discussie, maar haar merk wordt wel gebruikt om die mening te onderstrepen. Mag dat zomaar?

Merkenrecht is in principe bedoeld om de handel te reguleren. Het is niet eerlijk als iemand zijn producten kan verkopen onder andermans merk, of onder een eigen merk dat verwarrend veel lijkt op het origineel. Je mag dus geen sigaretten verkopen die Malboro heten. Het Benelux-verdrag voor de Intellectuele Eigendom verbiedt echter niet alleen commercieel gebruik van een merk, maar ook nietcomercieel gebruik

indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

Die “geldige reden” wordt streng getoetst. Er moet een strikte noodzaak zijn om het merk te gebruiken. Het noemen van een merknaam bij kritiek op het bedrijf is meestal wel een strikte noodzaak. Bij een persiflage of parodie wordt het al twijfelachtiger. En het gebruik op deze posters is nog verder weg van het merk. Waarom nou net Marlboro, zal de rechter vragen. Het gaat toch om de vergelijking met die sticker “kan de gezondheid ernstige schade toebrengen”, moet daar dan perse de layout van de Marlboro-pakjes ook nog bij?

Wolfgang Sakulin schreef hierover een commentaar in NRC Handelsblad. Hij signaleert terecht dat hier een botsing met de vrije meningsuiting optreedt. Een inbreuk op de vrije meningsuiting mag namelijk alleen als dat “in een democratische samenleving noodzakelijk is”. Ook dat is een strenge eis. En die botst met de strenge eis dat je alleen een merk mag gebruiken bij je meningsuiting als dat “strikt noodzakelijk” is.

Een merk is namelijk meer dan alleen de aanduiding van een product of bedrijf, zo schrijft hij:

Bekende merken dragen vaak meerdere lagen van betekenis in zich. Het zijn niet alleen commerciële, maar ook sociale en politieke symbolen. HEMA of McDonald’s zijn commerciële merken, maar staan daarnaast ook synoniem voor de Nederlandse consumptiecultuur, respectievelijk de mondialisering of het Amerikaans Imperialisme. Bij internationaal opererende bedrijven vervangen merken steeds vaker personen als gezicht van het bedrijf en als dragers van de macht. Het Marlboro merk representeert bijvoorbeeld de macht en invloed van Philip Morris en van de sigarettenindustrie in het algemeen. Zulke sociale en politieke betekenissen mogen niet exclusief toebehoren aan de merkhouder.

Wanneer een merk dus een dergelijke sociale of politieke bijbetekenis heeft, zou men er eerder gebruik van mogen maken in het kader van discussie of andere meningsuiting. Daar kan ik me wel in vinden, zolang het maar gaat om een ‘echte’ meningsuiting en niet om verkapt commercieel gebruik zoals bij die zogenaamde parodieën van Adidas, McDonald’s en dergelijke op t-shirts.

Wat vinden jullie? Moet dit kunnen, of kan Philip Morris terecht protesteren tegen de ongewenste associatie met het Wilders-debat?

Via Volledig bericht, pardon Boek 9.

Arnoud