Op verwarringwekkende wijze aanhaken bij andermans domeinnaam

just-eat-thuisbezorgd-winkel-deur.pngDe domeinnaam “chinees-thuisbezorgd.nl” veroorzaakt verwarring over de eigenaar van de site: de consument verwacht dat dat Thuisbezorgd.nl is. Maar omdat concurrent Just-Eat daar eigenaar van is, is hier sprake van domeinnaaminbreuk en moet de domeinnaam worden overgedragen. Dat oordeelde het Gerechtshof begin deze maand in het hoger beroep van de Just Eat/Thuisbezorgd-zaak van juli 2009 (LJN BP1963).

Just-Eat had diverse domeinnamen geregistreerd waarin de aanduiding “thuisbezorgd” voorkwam, zoals “amsterdam-thuisbezorgd.nl” en “chinees-thuisbezorgd.nl”. Thuisbezorgd.nl meende dat dit handelsnaaminbreuk opleverde, omdat zij immers handelde als Thuisbezorgd.nl en potentiële klanten die die domeinnaam zien, zullen denken dat die sites bij haar hoorden.

Just-Eat was het daar niet mee eens: zij linkte slechts die domeinnamen door naar haar eigen site, en daar stond duidelijk “Just Eat” op. Daarmee zou verwarring uitgesloten zijn. Op zich een terecht argument, alleen had Just-Eat een tussenpagina geplaatst op de homepage van die domeinnamen die 10 seconden in beeld bleef en “In Amsterdam eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat!” of iets als “Chinees eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat!” toonde, plus een mededeling dat binnenkort daar een site geopend zou worden. Het Hof oordeelt echter dat zo’n vermelding nog nét geen handelsnaamgebruik is, omdat er immers nu nog geen zakelijke dienstverlening plaatsvindt op die site.

Het volgende argument van Thuisbezorgd.nl was dat Just-Eat toch onrechtmatig handelde, omdat het evident was dat ze wilde aanhaken bij de bekende handelsnaam Thuisbezorgd.nl met die toegespitste domeinnamen (volgens de “kom nou toch”-toets). Daarover neemt het Hof als uitgangspunt

dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan die ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht.

Er spelen dus twee vragen: ten eerste is er sprake van verwarring, en ten tweede is die verwarring onrechtmatig?

Bij de eerste vraag is het Hof snel klaar:

[Het Hof is] van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt.

Dat lijkt me terecht, de combinatie “plaats/bedrijfsnaam” of “dienst/bedrijfsnaam” is een gebruikelijke manier om jezelf in specifieke niches bekend te maken.

Bij de tweede vraag neemt het Hof de kennelijke intenties van Just-Eat mee:

Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. Het voorgaande brengt mee dat de wijze waarop Just-Eat de op de handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen gebruikt, naar het voorlopig oordeel van het hof, op onrechtmatige wijze tot verwarring leidt en daarmee de grenzen van eerlijke mededinging overschrijdt.

Het verweer dat “thuisbezorgd” een gebruikelijke uitdrukking is voor de diensten van Just-Eat (eten bezorgen) mag niet baten. Zó gebruikelijk is die naam nu ook weer niet. Misschien dat het bij een naam als “eten bezorgen” wel gelukt zou zijn. Maar het is hier voor het Hof zo duidelijk dat de combinatie gekozen is om de concurrent te pesten, dat het Hof de vorderingen toewijst. Just-Eat mag de domeinnamen inleveren en is verder diverse dwangsommen verschuldigd.

Ik blijf erbij dat dit een foute redenering is: de vordering tegen “onrechtmatige verwarring” is precies waar de merkenwet voor bedoeld is. En die is duidelijk: zo’n vordering mag alleen als je een merk geregistreerd hebt. Maar ja, wie het zo bont maakt met domeinnamen, heeft de schijn zodanig tegen dat ‘ie hoe dan ook gaat verliezen.

Arnoud

18 reacties

  1. Ik vind hem goed.

    De eigenaar kent http://www.thuisbezorgd.nl heus ook wel, en had daarom moeten kiezen voor http://www.amsterdamthuisbezorgd.nl of http://www.amsterdam-thuis-bezorgd.nl Door tussen de eerste twee woorden w?l een dash en vervolgens geen dash te plaatsen (en dus van thuisbezorgd ??n woord te maken), wekt het inderdaad teveel de indruk dat het om de merknaam gaat.

    Zelfde eigenlijk als de vorige keer. Het is geen woord, wel een merk. Dus als je het als woord gebruikt (of de schijn wekt), dan gebruik je de merknaam.

  2. @Lepelaar: thuisbezorgd is gewoon een Nederlands woord. Ik associeer “thuisbezorgd” dan ook niet meteen met thuisbezorgd.nl.

    @Arnoud: “…Thuisbezorgd.nl is. Maar omdat concurrent Just-Eat daar eigenaar van is…”. Nu lijkt het net of je zegt dat Just-Eat eigenaar is van thuisbezorgd.nl. Uit de rest van het verhaal maak ik op dat dat niet klopt.

  3. Ging om tientallen domeinnamen eindigend op -thuisbezorgd.nl waarover zowel het kantongerecht als het hof gezegd hebben dat de bedoelingen duidelijk waren: “om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. (…) en daarmee de grenzen van eerlijke mededinging overschrijdt”. Zo klaar als een klontje.

    Thuisbezorgd.nl vraagt bovendien sec om een verbod op ’thuisbezorgd.nl’, het gaat hier niet om een verbod op het woord ’thuisbezorgd’. Dat woord zegt trouwens niets over de waren.

    Het is wel een degelijke een merk (en handelsnaam), maar de zaak is afgedaan op de onrechtmatige daad. Zou dat op het merkenrecht zijn gebeurd was de concurrent ook nat gegaan.

    Zo ken ik er nog wel een paar. amsterdam-volkskrant.nl en nog een paar dozijn varianten registreren terwijl je de Telegraaf bent. Zou me een beste chaos worden..

  4. @Marieke: Ik snap het punt en voor een merknaam vind ik dat ook terecht. Alleen bij ’thuisbezorgd’ aarzel ik, dat is toch wel h??l erg beschrijvend. Plus het punt dus dat er in de merkenwet geregeld is dat je niet m?g klagen over verwarringwekkend gelijkende namen tenzij je naam als merk gedeponeerd is.

    @Dennis: Yup, ik wist dat ie nog eens van plan zou komen!

  5. De verwarring is heel simpel: vervang het streepje door een punt en de site is opeens onderdeel van thuisbezorgd.nl. ThuisBezorgd kan gebruik gaan maken van subdomeinen voor diverse specialistische keukens, zoals chinees. (Overigens, voor alle Chinezen: Gelukkig nieuwjaar!) Het verschil tussen chinees.thuisbezorgd.nl en chinees-thuisbezorgd.nl is dan behoorlijk klein…

    Hier is het zo overduidelijk dat Just-Eat misbruik maakt van deze domeinnamen dat het gewoon een terechte uitspraak is. De redenering is misschien niet helemaal terecht, maar kom nou toch…

  6. @Arnoud: Ik begrijp niet helemaal waarom ?berhaupt niet primair (dan wel subsidiair) een vordering op grond van het merkrecht is ingesteld. Het merk thuisbezorgd.nl is geregistreerd. Vordering o.g.v. 2.20 lid 1 sub b of misschien sub c BVIE zou helemaal niet zo gek zijn lijkt me? Er daarbij dan wel gemakshalve vanuit gaande dat het merk niet te beschrijvend is, of dat wanneer het wel beschrijvend is, het mogelijk ingeburgerd is (ik zeg niet DAT het ??n of het ander zo is, maar ik zou het in elk geval proberen te vorderen, evt. met ondersteunend marktonderzoek). Of zie ik iets over het hoofd?

  7. @Marieke

    daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl.
    amsterdam-volkskrant.nl en nog een paar dozijn varianten registreren terwijl je de Telegraaf bent

    Als SEO zou ik graag een genuanceerder beeld willen zien. Thuisbezorgt, thuisbezorgen, bezorgen zijn allemaal Nederlandse zoektermen die gebruikt worden buiten het merk Thuisbezorgt.nl. Als SEO kan een domeinnaam chineesthuisbezorgd.nl een goed domein zijn voor puur deze zoekers: “Chinees Bezorgen”

    “Chinees Thuis bezorgen” “Chinees Thuis bezorgt”

    En niet om mee te liften op een erg algemeen merk “thuisbezorgd.nl”. Je vergelijking had beter opgegaan voor de merken Ochtendkrant.nl of Krantenbezorger.nl. Je kan je voorstellen dat een domein als: Amsterdam-ochtendkrant.nl perfect naast Groningen-ochtendkrant.nl kan staan, terwijl er al een Ochtendkrant.nl is. Hetzelfde met Krantenbezorger.nl. We zijn een klein landje, maar ook niet zo klein.

    Express is de merknaam ooit gekozen om zoekverkeer te targetten. Zogenaamde “Keyword-in-domains” (als sex.com, kopen.nl, pizza.nl en search.com) en daaraan gekoppelde merken, horken dus meteen een groot gedeelte van dit zoekverkeer op, als we dit strict doorvoeren. Via glijdende schaal zouden dan real-estate-search.com, midget-sex.com, predict-my-baby-sex.com, italian-pizza.nl, turkse-pizza.nl, rotterdam-pizza.nl of mp3speler-kopen.nl niet meer mogen bestaan. Redelijker is: Jezelf vernoemen naar de zon, dan niet klagen als iemand anders de zon gebruikt in zijn marketing.

    Ik weet dat mijn menings wellicht haaks staat op jurispudentie. Ik vind namelijk als je jezelf Marktplaats noemt, je niet Jezus kunt verbieden eens flink huis te houden. Of dat je voor elke technische discussie of domeinnaam een stuk fruit kunt claimen als dont-use-this-word-if-its-not-us (Apple).

    @iedereen Als ik nu eens kuub-zand-thuisbezorgd.nl registreer? Zal dat me meer gaan kosten dan alleen domeinregistratie? Of kan ik beter inzetten op etenbestellen.nl, registreren als merknaam, en dan hard gaan blaffen als andere SEO’s de woorden “eten” en “bestellen” gaan gebruiken?

    Btw: Just Eat zit ook lekker getarget met de Adwords op elke combinatie van “thuis bezorgd” en ranken 2e in natuurlijke resultaten, waar thuisbezorgt.nl niet te vinden is op het woord “just eat”. Qua effectieve pesterij draagt een 301 redirect (of waiting page) niet eens zoveel bij, als wat Just Eat qua marketing allemaal nog meer doet.

  8. @Gerard

    quote : wat Just Eat qua marketing allemaal nog meer doet.

    Met je laatste zin wilde dan wel weten wat het just eat dan is.


    Ging er vanuit dat het een afhaalchinees met het lezen van dit artikel.

    Was dan al niet voor te stellen om goed geld weg te brengen..

    Just eat als je zoek is nationaal en ook aktief in Europa en ook zeker naar mijn mening wel degelijk meegewogen in de uitspraak.

    Kon dat nergens terug te vinden en ter aanvulling.

  9. Dat jatten eenvoudiger is dan zelf bedenken is op internet eerder regel dan uitzondering zo lijkt het.

    In 2002 heb ik een naam verzonnen voor een bedrijf en domein. Naam eerst uitgebreid op internet gezocht: niets gevonden. Volledigheidshalve door een tweetal talenkenners (Azi? en Midden-Oosten) laten controlleren.Geen overeenkomst gevonden.

    Naam als domeinnaam vastgelegd (.nl, .org, .com, .info en .net).

    Bij inschijving bij de KvK wordt ook daar de naam gecontroleerd. Bestond niet.

    Uit kostenbesparing heb ik nu het parkeren van doemeinnaamextensies wat beperkt. Onmiddelijk zijn die opgekocht door een bedrijf die ze nu aan mij probeert te verkopen (2 mails per dag).

    Volgens de web hosting provider is hier sprake van het kapen van een domeinnaam waartegen ik niet veel kan doen.

    In hoeverre kun je eigenlijk een bedrijfsnaam als domeinnaam nog beschermen? Binnen de Benelux is er de merkenregistratie. Maar zelfs dan kan iemand de naam met een nog vrije domeinextensie “gebruiken”. Of je past 1 letter aan en kunt dan zelfs dezelfde domeinextensie gebruiken.

    Overigens is jlflanagan.com het bedrijf die mij de .com aanbieding vrij nadrukkelijk doet, maar ze werken onder meerdere namen.

    1. Het mij namelijk om een dergelijke zaak waarin geen merkrecht op de naam is vastgelegd, de handelsnaam al zeer lang wordt gebruikt en is ingeschreven en er een domeinnaam is. Er wordt middels zo’n verlenging (www.—.nl/………) gebruik gemaakt van de bekendheid van onze handelsnaam. Tevens kan het negatieve publiciteit veroorzaken doordat mensen ons associëren met de handelwijze van die andere persoon. De websites lijken niet op elkaar en de domeinnaam(www.—-.nl) is verschillend.

  10. Beste Arnaud, sinds kort wordt er gevraagd een domeinnaam stop te zetten daar hij teveel inbreuk op merkenrechten zou hebben. Het domein waar het omgaat wordt alleen doorgestuurd naar een website van mij. Op deze website is op geen enkele wijze gebruik gemaakt van het woord waar de wederpartij in mijn domeinnaam over struikelt, het woord wordt in de medische paramedische wereld als heel gewoon gebruikt, het lijkt geen verwijzing te maken naar het merk op zich. Ik las zelfs al ziekenhuis brochures waar het woord gebruikt wordt. Ik vraag mij af wat een goede houding zou kunnen zijn?

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.