Het registreren van een domeinnaam met een algemeen bekend merk

baiduBaidu’t u wel eens? Inderdaad, dat is die Chinese zoekmachine. Hier heeft die niet echt marktaandeel maar in China behoorlijk. En kennelijk heeft men plannen om ook in Europa actief te gaan worden, want in 2010 deponeerde men het Europese merk “Baidu”. Daar werd echter bezwaar tegen gemaakt door een Nederlands bedrijf dat al in 2005 die merknaam had vastgelegd en daarmee een eenmanszaak dreef. Gevalletje bijdehand een buitenlandse naam inpikken of legitiem twee partijen met dezelfde woordvonst? En kan zo’n grote zoekmachine gebruik maken van het argument “algemeen bekend merk”, dat hem absolute voorrang zou geven bij deze merkentwist?

Bij het merkenrecht geldt net als bij domeinnamen de regel, wie het eerst komt die het eerst maalt. En daarbij dan ook nog eens per sector: Batavus de fietsenmaker kan niets doen tegen Batavus de bakker of Batavus Internetdiensten. Die diensten hebben te weinig met elkaar te maken, zodat de doelgroep niet in verwarring kan raken over wie nu wie is. Maar daar is één belangrijke uitzondering op: als het merk “algemeen bekend” is, dan mag het óók niet worden gedeponeerd voor hele andere diensten. The Coca-Cola Hosting Company gaat hem dus niet worden, net zo min als Google Cola.

Bij een algemeen bekend merk geldt verder de regel dat de houder daarvan een merkdepot van een ander tegen kan houden als hij kan bewijzen dat hij algemeen bekend was ten tijde van dat depot. Precies de situatie hier dus: de Nederlandse Baidu had in 2005 het merk gedeponeerd, en het Chinese Baidu meldde zich in 2010. Dat kan Baidu dus winnen. Maar wáren ze in 2005 al bekend in Europa?

Als bewijs had Baidu de nodige Europese krantenartikelen overlegd over het bedrijf. Omdat die artikelen eigenlijk alleen gaan over het Chinese bedrijf (en een notering op de Amerikaanse Nasdaq), oordeelt de rechter (via) dat dit niets bewijst over bekendheid in Europa. De overige stukken bewijzen juist het tegendeel: “een tot 2010 alom geconstateerde onbekendheid van haar merk BAIDU buiten China”. Je vraagt je af wat er dan te lezen valt in die stukken.

Daarnaast probeerde Baidu dat Europese merk van tafel te krijgen met een beroep op niet-gebruik. Wie een merk deponeert, en vijf jaar lang er niets mee doet, kan dat kwijtraken. Dit in tegenstelling tot domeinnamen die je decennia mag laten slapen als je wilt. En dit is dus waarom je soms oude merken ineens weer terugziet, zoals Ben® dat in 2003 opging in T-Mobile en in 2008 ineens terugwas als apart low-budgetmerk van T-Mobile.

Het Europese Baidu had een hele mooie website en bood daar producten en diensten aan, maar volgens het Chinese Baidu was dat niet meer dan pufferij en groots voordoen van een eenmanszaak. Maar dat is te weinig – je mág je groots voordoen als eenmanszaak. En wie dan daadwerkelijk mooie (eenmans-)zaken doet, gebruikt het merk gewoon. Pas als het bedrijf een lege brievenbus zou zijn gebleken had het merk ongeldig verklaard kunnen worden.

Kortom, Baidu verliest de rechtszaak en moet 43.000 euro aan proceskosten betalen aan Baidu. En heeft nu een probleem want haar merknaam is nu echt geblokkeerd in Europa.

Arnoud<br/> PS Meer weten over merken en domeinnamen? Teken dan snel in voor ons nieuwste boek Reclame: Deskundig en praktisch juridisch advies! (Ja Wim, jij krijgt er een mét handtekening.)