Is een disclaimer genoeg tegen het merkenrecht?

| AE 8316 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 13 reacties

tom-smeenk-geen-aupingIk kan niet eens meer een wandeling maken door de stad zonder disclaimers tegen te komen: “Wij zijn geen Auping dealer!” op het etalageraam van beddenhandel Tom Smeenk in Utrecht. Ook de website van Smeenk vermeldt deze tekst in diverse groottes.

Over het gebruik van merken doen veel misverstanden de ronde. De belangrijkste: het zou verboden zijn een merk te voeren, ongeacht omstandigheden, zonder toestemming van de merkhouder. Dat klopt niet, al was het maar omdat in het recht er niets toegestaan of verboden is “ongeacht omstandigheden”. Er zijn áltijd omstandigheden te verzinnen die iets dat in principe legaal is, toch verboden maken. Of andersom.

Je mag zonder toestemming een merk gebruiken wanneer je de merkproducten verkoopt. Je moet dan kunnen aangeven dat je die producten verkoopt, en dat doe je door het merk te tonen. (De merkproducten moeten met toestemming op de Europese markt gebracht zijn door de merkhouder; grijze import uit China mag hier niet worden doorverkocht.)

Wat dan weer niet mag, is het merk gebruiken om de indruk te wekken dat je een band hebt met de merkhouder. Dat is waar het vaak misgaat met webshops van handige jongens die merkproductjes verkopen, wat ik de “Welkom bij merknaam”-sites noem. Het gaat daar mis omdat men geen eigen naam noemt maar alleen “Welkom bij Aupingkopen punt nl, uw goedkope plek voor Aupingbedden – auping goedkoop aanbieding outlet dealer kopen bestellen” of iets dergelijks. Door stilzwijgen kun je verwarring wekken.

Smeenk doet het goed: een eigen bedrijfsnaam, het eigen logo groot linksboven op de site en ook dus nog een disclaimer. Hier is geen sprake van stilzwijgen dus.

Is die disclaimer nodig? In principe heeft een disclaimer geen zin. In 2013 verloor Talensshop een rechtszaak over merkinbreuk, omdat de totaalindruk van de site ten onrechte een affiliatie met verfproducent Talens suggereerde. De rechtbank vond dat een disclaimer daar niet tegenop kon. Hetzelfde bleek in een andere zaak over de term “Porschespecialist”.

Echter, bij twijfelgevallen kán het de doorslag geven. Als hij prominent naast de eigen bedrijfsnaam staat, dan versterkt dat het beeld dat de eigen naam en logo scheppen: dit is zomaar een bedrijf, geen outlet van de merkhouder. Maar ik zou altijd zeggen, bouw je site zónder disclaimer en toets dán of mensen gaan denken dat het een outlet is.

Arnoud