“Invasie van patenttrollen verwacht na Microsoft/i4i-arrest Supreme Court”

| AE 2582 | Intellectuele rechten | 15 reacties

i4i-patent.pngMicrosoft moet i4i 300 miljoen dollar betalen voor patentschending, nadat alle bezwaren zijn verworpen, meldde Webwereld vrijdag. Er wordt voor een invasie van patenttrollen gevreesd, omdat de Supreme Court de bewijsregels in patentrechtszaken wel heel pro-patenthouder lijkt te formuleren. Het patent van i4i is geldig, omdat Microsoft geen “helder en overtuigend” bewijs van het tegendeel heeft. Maar i4i hoeft slechts aan te tonen dat het “waarschijnlijk” is dat Microsoft het octrooi schendt om een verbod toegewezen te krijgen.

i4i is een Canadees bedrijf dat software maakt voor documentbeheer. Hun patent (US5,787,449) betreft een techniek om structuur en inhoud van een document apart te kunnen beheren, die gebruik maakt van metacodes in een aparte datastroom. Het patent is uit 1994 en heeft elke aanval weten te overleven. In 2009 werd Microsoft veroordeeld omdat Word inbreuk zou maken met het .DOCX en .DOCM bestandsformaat.

Microsoft had bij de procedure diverse prior art systemen gevonden, maar liep tegen een procedureel probleem aan: de jury(*) kreeg als instructie dat ze alleen het octrooi ongeldig mocht verklaren als de prior art “clear and convincing evidence” bevatte dat de uitvinding al bestond. Dat is een hoge eis, hoger dan de gebruikelijke “preponderance of the evidence”. En die laatste standaard mocht dan weer wél gebruikt worden om te bepalen of Microsoft inbreuk maakte en dus Word van de markt moest halen.

De Supreme Court in haar arrest (pdf) nu dat dit verschil juist is. Dit omdat het USPTO de patentaanvraag heeft onderzocht, en we toch mogen verwachten (hah!) dat deze daarbij zorgvuldig en grondig te werk gaat. Daarom is het terecht om in die situatie een extra hoge eis te stellen aan waar de gedaagde mee komt.

Webwereld vreest dat patenttrollen zich gesterkt zullen voelen door dit arrest. Logisch, de Supreme Court bevestigt hier dat het inderdaad moeilijk is een octrooi aan te vechten. Bovendien kost dat al snel enkele miljoenen Euros. Maar een kenmerk van trollen is dat ze zelden procederen, en liever een relatief laag bedrag eisen om zo snel binnen te lopen. Veel door trollen ingezette octrooien zijn zeer dubieus, maar als je moet kiezen tussen 1 miljoen betalen en 4 miljoen in een rechtszaak steken dan is -zakelijk gezien- de keuze duidelijk.

i4i lijkt me overigens geen patenttrol: zij verkopen eigen producten, en onder trollen worden over het algemeen alleen bedrijven verstaan die octrooien opkopen en licenties gaan eisen zonder zelf iets op de markt te brengen.

(*) In de VS worden octrooirechtszaken door een jury beslist. Daarbij is het gebruikelijk dat alle mensen met technische achtergrond worden uitgesloten van de jury, omdat die bevooroordeeld zouden zijn. Inderdaad betekent dat dat zaken over complexe technologie beslist worden door mensen met per definitie geen verstand daarvan.

Arnoud

Deel dit artikel

  1. De Supreme Court in haar arrest (pdf) nu dat dit verschil juist is. Dit omdat het USPTO de patentaanvraag heeft onderzocht, en we toch mogen verwachten (hah!) dat deze daarbij zorgvuldig en grondig te werk gaat. Daarom is het terecht om in die situatie een extra hoge eis te stellen aan waar de gedaagde mee komt.

    Ik lees regelmatig de claim dat het patent juist zo snel mogelijk toegewezen wordt, om het aanvechten naar de rechtzaak te verplaatsen. Als je kijkt naar sommige* patenten** moet je deze mensen helaas wel gelijk geven.

    *: deze bron zegt dat “The US patent went through the full application procedure.” (tov een ander voorbeeld, het wiel in Australië, maar dat was geen patent) **: dit voorbeeld komt ook uit dit artikel (inmiddels blijkt het dat ze het patent gedumpt hebben).

  2. De Amerikaanse octrooiwet kent alleen de mogelijkheid van een octrooi dat wordt toegewezen na inhoudelijk onderzoek. Australië (en ook Nederland) kennen geen inhoudelijke behandeling, daar moet je inderdaad naar de rechter als je last hebt van iemands octrooi op het wiel. Natuurlijk kun je wachten tot de octrooihouder je lastigvalt, en dat zal met een evident ongeldig octrooi als dat op het wiel niet gebeuren.

    Een praktisch probleem in de VS is wel dat men gemiddeld niet meer dan 8 à 10 uur wil/mag besteden aan een aanvraag, vanwege de targets die aan Examiners worden gesteld. Daarmee is de druk om toch maar iets te verlenen vrij groot. Maar formeel is er geen traject om iets zonder onderzoek door te laten. Er is wel een versnelde procedure maar die verkort alleen de termijnen, niet de omvang van het onderzoek.

  3. De boete van Microsoft was gebaseerd op 2 miljoen licenties van Office 2007 in de VS verkocht in de eerst helft van 2008 en was gezet op zo’n 100 dollar per verkochte office licentie. Daarnaast kreeg Microsoft ook nog procedurele boetes.

    Microsoft maakte Office templates mogelijk in MS Office met custom XML velden. i4i heeft een patent om office document templates met een flexibele XML markup vast te leggen en gebruikt dat in hun eigen producten.

    De acceptatie van het patent ondermijnt dus effectief het basis idee achter van XML dat je er vrijelijk alle vormen van data zelfbeschrijvend mee kunt vastleggen.

    Je kunt dus in de VS nu elke vorm van datavastlegging met XML (mits nog niet is gebruikt) in een patent vastleggen. XML was echter juist bedoeld om willekeurige data vast te leggen zonder beperkingen.

  4. Ik las een artikel op arstechnica hierover (http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/06/scotus-makes-patent-holders-happy-upholds-290m-microsoft-verdict.ars), waaruit leek dat het hooggerechtshof de wet niet noodzakelijk verkeerd uitlegt (in de wet staan dingen als “a patent shall be presumed valid”). Het probleem is dat patenten bij aanvraag beoordeelt worden op een onvoldoende manier (door tijdsdruk, je kan met geen mogelijkheid in 10 uur uitzoeken of iets al ergens eerder gedaan is), en dan opeens de status krijgen als sterk bewijs dat iets nieuw is. Vervolgens moeten bij conflicten leken beoordelen of dit heel misschien toch is misgegaan.

    De oplossing hier lijkt mij in het herschrijven van de wet te zitten, en de status van het onderzoek op het patentbureau te verlagen. (Het vergroten van de staf van de patentaanvraagbureau’s zou ook werken, maar maakt het daadwerkelijk aanvragen van een patent waarschijnlijk te duur, en werkt alleen voor nieuwe patenten.)

  5. Het arrest geeft de indruk dat de positie van Microsoft sowieso hopeloos was:

    Specifically and as relevant here, Microsoft claimed that the on-sale bar of §102(b) rendered the patent invalid, pointing to i4i???s prior sale of a software program known as S4. The parties agreed that, more than one year prior to the filing of the i4i patent application, i4i had sold S4 in the United States. They presented opposing arguments to the jury, however, as to whether that software embodied the invention claimed in i4i???s patent. Because the software???s source code had been destroyed years before the commencement of this litigation, the factual dispute turned largely on trial testimony by S4???s two inventors???also the named inventors on the i4i patent???both of whom testified that S4 did not practice the key invention disclosed in the patent.
    Maar deze bron geeft een wat genuanceerder beeld:
    (What was Microsoft???s evidence of invalidity, you ask? Here it turns into a mess. i4i sold software called S4 over a year before applying for the patent, and S4 might have implemented the patent in question. If S4 implemented the patent, then an on-sale bar in 35 U.S.C. § 102(b) would invalidate the patent. Microsoft and i4i disagreed about whether S4 practiced the patent. [S4’s source code, and presumably S4 itself, was no longer available to be inspected, as S4 had been obsolete before litigation commenced.] Microsoft said S4 implemented the patent, citing the software???s manual, testimony from a former i4i employee, and a letter i4i???s founder wrote to investors indicating that S4 implemented the idea he later patented. i4i???s founders said it didn???t, and one stated in court that the musings in the letter to investors were ???an exaggeration, and as I said, it could be said to be a lie??? and that the idea was conceived after S4 went on sale. Without S4???s source code Microsoft couldn???t prove invalidity by ???clear and convincing evidence???. But it???s quite possible Microsoft could prove it was ???more likely than not??? that the on-sale bar applied, and that the patent was invalid.
    Het lijkt me een interessante vraag of het USPTO de aanvraag op basis van dit bewijs had kunnen afwijzen.

  6. @Fokko:

    waaruit leek dat het hooggerechtshof de wet niet noodzakelijk verkeerd uitlegt (in de wet staan dingen als ???a patent shall be presumed valid???)
    Strikt genomen betekent dit slechts dat de bewijslast rust op de partij die het tegendeel bewijst, waaruit niet noodzakelijk volgt dat er hogere eisen worden gesteld aan de overtuigingskracht van dat bewijs.

    Maar natuurlijk legt het Supreme Court de wet per definitie correct uit, namelijk volgens zijn eigen uitleg ;-).

    Het slot van het arstechnica artikel:

    The high standard of proof, then, means that more low-quality patents will survive because defendants are unable to gather the evidence needed to invalidate them.
    Het is natuurlijk maar de vraag of een octrooi werkelijk van lage kwaliteit is als er geen sterk bewijs te vinden is dat aantoont dat het octrooi niet verleend had moeten worden…

    In het geval van i4i’s octrooi valt te verdedigen dat het om een (software)octrooi van (dus) lage kwaliteit gaat, maar dan is de kritiek m.i. vooral dat het niet vernietigd is op basis van heel bekende technologieën (of op basis van niet-patenteerbaarheid), niet dat het vrij exotische bewijs dat Microsoft had opgeduikeld onvoldoende overtuigend werd geacht.

  7. De achterliggende gedachte zoals ik die altijd geleerd heb, is dat het USPTO de aanvraag beoordeelt en daarbij de gewone lage ‘preponderance of the evidence’ standaard hanteert. Maar als de zeergeleerde heren bij het USPTO menen dat het octrooi geldig is, dan gaat de tegenbewijslast omhoog naar “clear and convincing evidence”. Immers als het USPTO iets geldig verklaart, dan mogen we er vanuit gaan dat dat klopt toch?

    Het neigt een beetje naar “geen kritiek op het USPTO alstublieft” maar ik denk dat het meer is “de discussie over geldigheid hoort bij het USPTO dus alleen bij hoge uitzondering komen we daarop terug bij de rechter”.

  8. In dit geval stelde Microsoft dat het octrooi nietig is vanwege (wat we hier noemen) “openbaar voorgebruik” dat niet in een publicatie is terug te vinden. Ook in Europa geldt, althans volgens de Boards of Appeal van het Europees Octrooibureau, dat in het geval van openbaar voorgebruik het bewijs “beyond any reasonable doubt”, “up to the hilt” en “close to absolute conviction” moet worden geleverd. In dat licht bezien zou de USPTO met een lagere eis van “preponderance of evidence” daarvan afwijken. Tijdens de verleningsprocedure komt openbaar voorgebruik (juist vanwege het ontbreken van documentatie) echter vrijwel nooit aan de orde.

  9. Goed nieuws voor niet-Amerikaanse software ontwikkelaars… Als softwarepatenten daar de innovatie dusdanig gaan ondermijnen vanwege allerlei vage restricties uitgaande van nog vagere patenten, dat geen bedrijf meer een nieuw product kan ontwikkelen, betekend dat dat Amerikaanse partijen international het onderspit gaan delven…

    Natuurlijk zullen ze proberen die wetgeving te exporteren, en daar zullen we in Europa heel alert op moeten zijn.

  10. @Jeroen: Leuke gedachte, alleen zijn er ook andere belangen.

    Je alleen op de europese markt richten klinkt als een grote markt. Totdat je bedenkt dat re heel veel internationale organisaties zijn die ook in de VS opereren. Dze zullen veelal software standaardiseren. Kan jouw software niet in de Verenigde Staten gebruikt worden, dan val je af.

    Ik moet nog zien hoe dat met bijvoorbeeld GPL software zit. Als je software onder de GPL verspreid, verklaar je dat je daartoe bevoegd bent; ook inzake pateneten etc… Nu heb jij lokaal niets met grenzen te maken, maar de licentie kent geen grenzen en lijkt het mij dat je ook verklaart dat je voor landen met software patenten het recht hebt de software te verspreiden.

    Web technologie? Leuk dat jij hier geheel zonder rekening te hoeven houden met softwarepatenten de beste video compressie standaard allertijden hebt ontwikkeld. Alleen zal niemand die gebruiken op een website die ook op beperkte landen is gericht. Daarnaast zal je zelf moeten zorgen voor een geschikte browser. De grote browsers komen namelijk allemaal uit de VS.

    De meeste oop heb ik nog voor office software die modulair uitbreidbaar is via addins. Gezien de meeste licentie voorwaarden, lijkt het mij geen probleem om addins met elders gepatenteerde meuk te maken, die je alleen in landen zonder softwarepatenten verspreid.

    En maatwerk voor gebruik in europa laat je natuurlijk in europa maken, dan heb je geen last van die rare amerikanen, maar dat is denk ik niet de markt waar jij op doelde.

  11. @Elroy: het was natuurlijk een beetje gekscherend bedoeld.

    Voor GPL software is het iets makkelijker: je verklaart namelijk alleen bij verspreiden dat je daarvoor bevoegd bent in je eigen land. Bovendien lever je broncode, en die maakt op zichzelf natuurlijk nog geen inbreuk. Je zadelt natuurlijk wel de Amerikaanse gebruiker met een probleem op, maar die moet dat dan maar via zijn overheid zien op te lossen. Een typisch voorbeeld is de mediaspeler VLC, die veilig vanuit Europa verspreidt wordt. Zie de desbetreffende bladzijde op hun site: http://www.videolan.org/legal.html

    Ik werk zelf aan medische software voor een groot Amerikaans bedrijf, en heb dus af-en-toe met patent-issues te maken. Ik weet echter ook dat er bedrijven zijn die adverteren met het feit dat hun software NIET in de VS geleverd wordt, en daardoor veel goedkoper is (al heeft dat met name met FDA regels te maken, en minder met patenten).

  12. @Rob Vernout(#9):

    Ook in Europa geldt, althans volgens de Boards of Appeal van het Europees Octrooibureau, dat in het geval van openbaar voorgebruik het bewijs ???beyond any reasonable doubt???, ???up to the hilt??? en ???close to absolute conviction??? moet worden geleverd.
    Maar in een deel van die zaken lijkt het een rol te spelen dat de partij die zich op het voorgebruik beroept daar zelf bij betrokken was.

    In het geval van Microsoft/i4i is het eerder andersom, al kan het i4i vermoedelijk niet worden verweten dat het definitieve bewijs vernietigd is.

    Overigens ben ik niet overtuigd van de logica dat er bij “onbetrouwbaar” bewijs een hogere bewijsstandaard zou gelden. Het lijkt me eerder dat je bij bewijs dat in beginsel minder betrouwbaar is (bijv. publicatiedatum van een internetpublicatie tegenover de publicatiedatum van een octrooischrift) gewoon meer moeite moet doen om “preponderance of evidence” te bereiken (of welke bewijsstandaard dan ook). De vereiste bewijsstandaard lijkt mij meer verbonden met de juridische grond waarop je je beroept dan met de aard van de bewijsmiddelen. Maar misschien zit ik gewoon niet goed genoeg in het bewijsrecht. In ieder geval lijkt uit het arrest van het Supreme Court te volgen dat in alle gevallen dezelfde (hoge) bewijsstandaard geldt.

    Tijdens de verleningsprocedure komt openbaar voorgebruik (juist vanwege het ontbreken van documentatie) echter vrijwel nooit aan de orde.

    Voorgebruik zal inderdaad eerder in de oppositieprocedure aan de orde komen, maar met internetsearches lijkt het me wel mogelijk dat aanwijzingen worden gevonden voor voorgebruik, bijv. voorgebruik door de aanvrager zelf.

    @Jeroen:

    Goed nieuws voor niet-Amerikaanse software ontwikkelaars??? Als softwarepatenten daar de innovatie dusdanig gaan ondermijnen vanwege allerlei vage restricties uitgaande van nog vagere patenten, dat geen bedrijf meer een nieuw product kan ontwikkelen, betekend dat dat Amerikaanse partijen international het onderspit gaan delven???
    Een concurring opinion in het arrest maakt duidelijk dat de hoge bewijsstandaard alleen geldt voor het vaststellen van de feiten, niet voor de beoordeling van de juridische aspecten.

    Zoals ik in #7 opmerkte, als je het volledig moet hebben van het soort toevallige bewijs waarmee Microsoft op de proppen kwam, dan kan ik er niet helemaal mee zitten als je het niet redt. Als Microsoft daarentegen had aangevoerd dat de XML-uitvinding van i4i op fundamentele patenteerbaarheidsgronden had moeten worden vernietigd, zou het anders zijn. (Geen idee trouwens of Microsoft zoiets ook heeft geprobeerd.)

    Bovendien lever je broncode, en die maakt op zichzelf natuurlijk nog geen inbreuk.

    Ook niet als die broncode direct executeerbaar is? Ik ben hier niet zo zeker van.

  13. @Piet: Geen enkele broncode is direct uitvoerbaar, zelfs machine-code is dat niet, je zult het eerst samen moeten voegen met een stukje hardware die de code begrijpt (dat is de computer). De verspreider van code geeft dus op zijn best de kennis door (maar hé, dat was nou net het doel van het patentsysteem) – en in de VS loop je dan tegen behoorlijke “first amendment” problemen aan (vrijheid van meningsuiting).

    Over het algemeen zijn “softwarepatenten” in dusdanig wollige taal opgesteld dat de gemiddelde informaticus er geen touw aan kan vastknopen, maar theoretisch zouden die patenten een uitvoerbaar “iets” moeten beschrijven, en, gegeven een geschikte vertaling naar computertaal, daarmee op zichzelf dus inbreuk maken op het patent: tijd om het patentbureau voor de rechter te slepen voor het publiceren van het patent. — een van de vele idioterieën waar je tegenaanloopt als je softwarepatenten wilt toestaan.

    De VLC code (en executables) staan al jaren in Frankrijk op een server, met een impliciete uitnodiging om ze voor de rechter te slepen voor patentinbreuk, maar nog geen enkele partij heeft dat aangedurfd, omdat het wel eens voor duidelijke jurisprudentie tegen softwarepatenten zou kunnen zorgen. Bovendien ondermijnt de aandacht die zo’n proces zal genereren de pogingen om via sluikwegen softwarepatenten ook in Europa ingevoerd te krijgen.

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS