In de VS is alles octrooieerbaar, zo luidt een veelgehoorde opvatting. Waar onder het Europese octrooirecht strenge eisen gelden ten aanzien van het technisch karakter en de inventiviteit van een uitvinding, is in de VS overdwars schommelen al patenteerbaar. Deze opvatting is echter achterhaald sinds de Alice-uitspraak van het Supreme Court van vorig jaar. Alleen uitvindingen die “significant” verder gaan dan enkel abstracte ideeën of algoritmes, kunnen nog voor octrooi in aanmerking komen. Deze uitspraak heeft geleid tot een forse kaalslag bij verlening en handhaving van Amerikaanse softwareoctrooien: meer dan 70% van deze octrooien is ondertussen van tafel.
Vorig jaar deed de hoogste Amerikaanse rechter eindelijk uitspraak over de vraag wanneer een software-uitvinding nu voor octrooi in aanmerking komt. Men trok een lijn door die in 2012 ingezet was met de Mayo-uitspraak: een natuurwet of abstract principe kan niet geoctrooieerd worden, de uitvinding moet significant meer zijn dan enkel dat principe. Enkel de toevoeging van een generieke computerimplementatie is niet genoeg, net zo min als een beperking tot een specifiek toepassingsgebied. De uitspraak benoemt echter niet in detail wat dan wél genoeg is, afgezien van een generieke verwijzing naar “improving the computer itself” en “an improvement in any other technology or technical field.”
De uitspraak kwam zo te zien als een grote opluchting voor het USPTO, dat vol enthousiasme zaken ging afwijzen met dit nieuwe criterium. Een recent onderzoek van Robert Sachs laat zien dat Alice een fundamentele breuk vormt met de praktijk van de afgelopen vijftien jaar: het aantal dossiers met afwijzingen (office actions) op grond van statutory subject matter is van gemiddeld zo’n 30 procent naar meer dan 85 procent gestegen. Het aantal verleende octrooien (notices of allowance) in deze vakgebieden is overeenkomstig gekelderd, naar minder dan tien procent sinds Alice tegen 20 tot 30 procent in de drie jaren daarvoor. In sommige deelgebieden worden zelfs vrijwel geen octrooien (<2%) meer verleend.
Specifiek waar het gaat om business methods is de situatie nog dramatischer. In dit vakgebied komen 58% van de octrooi-onderzoekers tot een afwijzing van alle octrooiaanvragen die op hun bureau belanden. Nog eens 20% wijst in meer dan 90% van de zaken de aanvraag af. Oftewel: meer dan 70% van alle business method-octrooiaanvragen wordt op grond van de Alice-uitspraak afgewezen bij het USPTOin de verleningsprocedure. En wie meent in de interne bezwaarprocedure een kans te maken, komt helemaal bedrogen uit: de volle honderd procent van alle (27) bezwaarprocedures waarin statutory subject matter aan de orde was, wijst de aanvraag op die grond af. Auw.
Sachs onderzocht eveneens 106 gerechtelijke uitspraken (eerste instantie en hoger beroep). Uit deze analyse blijkt een zeer sterke tendens om octrooien ongeldig te verklaren omdat zij niet statutory zijn. In meer dan 70% van alle octrooirechtszaken waarin op deze grond een octrooi werd aangevochten, werd het octrooi ook daadwerkelijk als non-statutory ongeldig verklaard. In hoger beroep gaat het zelfs om 92%.
Een inhoudelijke reden voor al deze afwijzingen is het feit dat veel softwareoctrooien in de praktijk niet veel meer zijn dan een abstract idee waarbij niet nader gespecificeerde software een generieke implementatie daarvan vormt. Deze praktijk is verklaarbaar door de eerdere jurisprudentie van het USPTO en rechtbanken, die immers niet veel meer eiste dan een koppeling met hardware (“een computer voorzien van een opslagmedium met instructies voor het uitvoeren van algoritme X”) en zelden tot nooit ter discussie stelde of het resultaat wel useful, concrete and tangible was – dat was onder de oude regels van State Street Bank immers vrijwel altijd wel het geval. Maar wie zijn aanvraag opstelde conform deze ervaringsregels, zag zijn octrooi (of aanvraag) reddeloos verloren gaan onder de Alice-criteria.
Onder Alice moet een uitvinding worden onderzocht op de aanwezigheid van een abstract idee in de claims. Bij software zal hier al heel snel sprake van zijn. De vraag wordt dan of men méér dan dit idee claimt, hetgeen in de praktijk vereist dat het functioneren van de onderliggende hardware wordt verbeterd of het idee wordt toegepast op een manier die een technische vooruitgang oplevert. Enkel opmerken dát een en ander per computer wordt uitgevoerd, is niet meer genoeg.
Het nieuwe Amerikaanse criterium van “significant meer dan het abstracte idee” komt in de praktijk neer op dezelfde afweging als de Europese probleem/oplossing-analyse. In beide gevallen wordt het abstracte idee als een gegeven genomen vanaf waar de vakman tot zijn inventieve activiteit moet komen. De Europese praktijk vereist dan een technische oplossing, waar de Amerikaanse praktijk een significante vooruitgang wil zien. Dus we hebben nu hooguit nog softwarepatenten Europese-stijl over, maar de bekende voorbeelden van het overdwars schommelen of one-click shopping kunnen we nu eindelijk in de vuilnisbak van de geschiedenis deponeren.
Arnoud
“Doe het per computer”-octrooien zijn in de VS niet meer mogelijk. In een 
Softwarepatenten staan onder druk door een gerechtelijke uitspraak in de VS, las ik