Het registreren van een domeinnaam met een algemeen bekend merk

baiduBaidu’t u wel eens? Inderdaad, dat is die Chinese zoekmachine. Hier heeft die niet echt marktaandeel maar in China behoorlijk. En kennelijk heeft men plannen om ook in Europa actief te gaan worden, want in 2010 deponeerde men het Europese merk “Baidu”. Daar werd echter bezwaar tegen gemaakt door een Nederlands bedrijf dat al in 2005 die merknaam had vastgelegd en daarmee een eenmanszaak dreef. Gevalletje bijdehand een buitenlandse naam inpikken of legitiem twee partijen met dezelfde woordvonst? En kan zo’n grote zoekmachine gebruik maken van het argument “algemeen bekend merk”, dat hem absolute voorrang zou geven bij deze merkentwist?

Bij het merkenrecht geldt net als bij domeinnamen de regel, wie het eerst komt die het eerst maalt. En daarbij dan ook nog eens per sector: Batavus de fietsenmaker kan niets doen tegen Batavus de bakker of Batavus Internetdiensten. Die diensten hebben te weinig met elkaar te maken, zodat de doelgroep niet in verwarring kan raken over wie nu wie is. Maar daar is één belangrijke uitzondering op: als het merk “algemeen bekend” is, dan mag het óók niet worden gedeponeerd voor hele andere diensten. The Coca-Cola Hosting Company gaat hem dus niet worden, net zo min als Google Cola.

Bij een algemeen bekend merk geldt verder de regel dat de houder daarvan een merkdepot van een ander tegen kan houden als hij kan bewijzen dat hij algemeen bekend was ten tijde van dat depot. Precies de situatie hier dus: de Nederlandse Baidu had in 2005 het merk gedeponeerd, en het Chinese Baidu meldde zich in 2010. Dat kan Baidu dus winnen. Maar wáren ze in 2005 al bekend in Europa?

Als bewijs had Baidu de nodige Europese krantenartikelen overlegd over het bedrijf. Omdat die artikelen eigenlijk alleen gaan over het Chinese bedrijf (en een notering op de Amerikaanse Nasdaq), oordeelt de rechter (via) dat dit niets bewijst over bekendheid in Europa. De overige stukken bewijzen juist het tegendeel: “een tot 2010 alom geconstateerde onbekendheid van haar merk BAIDU buiten China”. Je vraagt je af wat er dan te lezen valt in die stukken.

Daarnaast probeerde Baidu dat Europese merk van tafel te krijgen met een beroep op niet-gebruik. Wie een merk deponeert, en vijf jaar lang er niets mee doet, kan dat kwijtraken. Dit in tegenstelling tot domeinnamen die je decennia mag laten slapen als je wilt. En dit is dus waarom je soms oude merken ineens weer terugziet, zoals Ben® dat in 2003 opging in T-Mobile en in 2008 ineens terugwas als apart low-budgetmerk van T-Mobile.

Het Europese Baidu had een hele mooie website en bood daar producten en diensten aan, maar volgens het Chinese Baidu was dat niet meer dan pufferij en groots voordoen van een eenmanszaak. Maar dat is te weinig – je mág je groots voordoen als eenmanszaak. En wie dan daadwerkelijk mooie (eenmans-)zaken doet, gebruikt het merk gewoon. Pas als het bedrijf een lege brievenbus zou zijn gebleken had het merk ongeldig verklaard kunnen worden.

Kortom, Baidu verliest de rechtszaak en moet 43.000 euro aan proceskosten betalen aan Baidu. En heeft nu een probleem want haar merknaam is nu echt geblokkeerd in Europa.

Arnoud<br/> PS Meer weten over merken en domeinnamen? Teken dan snel in voor ons nieuwste boek Reclame: Deskundig en praktisch juridisch advies! (Ja Wim, jij krijgt er een mét handtekening.)

16 reacties

    1. Hmm, over je Huawei-voorbeeld: ik lees elders (arrest Wendy’s vs. Wendy’s, LJN BW0685):

      Uit artikel 16 lid 2 van de TRIPs-Overeenkomst volgt dat bekendheid bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van verworven bekendheid als gevolg van reclame voor dat merk, voldoende is.

      Zou dat geen houvast bieden voor Huawei? Binnen de telecombranche (specifiek: operators) zijn ze inderdaad al wat langer bekend.

  1. Ik kan me voorstellen dat 5.11: [ als gevolg van een ondernemingskeuze om zich met haar uitsluitend in Chinese karakters gepubliceerde producten niet op “het westen” te richten; een bedrijfspolicy waarin men pas na 2010 verandering wilde aanbrengen”] nog de nodige impact heeft. Niet alleen in de PRC maar ook in andere landen met een ander schrift doen ondernemers met expantieplannen er goed aan de strategie m.b.t. merkbescherming tegen het licht te houden.

    Wanneer gaat ICTRecht de boeken in meer talen aanbieden?

  2. Kortom, Baidu verliest de rechtszaak en moet 43.000 euro aan proceskosten betalen aan Baidu. En heeft nu een probleem want haar merknaam is nu echt geblokkeerd in Europa.

    “Ik snap er niks vááán”.

    Door het artikel op ie-forum drie keer te lezen heb ik het eindelijk duidelijk. 🙂

    1. Misschien wel maar het kan ook gewoon dat Baidu.cn gewoon lekker gaat wachten tot de Europese versie failliet gaat. Het is een eenmanszaak en de vraag is hoe lang deze zal bestaan. Kennelijk al 10 jaar, en misschien nog eens 10 jaar. Maar blijft dit bedrijf al die tijd financieel gezond? Baidu.cn kan sowieso in Europa onder een andere naam bekend worden. Zoals gezegd, in 2010 hadden ze geen echte naamsbekendheid binnen Europa en dat verandert niet snel. Ze zullen naast .EU en .NL ook de diverse andere landcodes willen hebben, wat lastig is omdat deze allemaal wel geregistreerd zullen zijn door derden. (Waaronder dus Baidu.nl.) Maar juist omdat ze als Baidu maar weinig bekendheid hebben kunnen ze prima met een vrijwel identieke naam in Europa alsnog aan de slag. Ze zitten niet in hetzelfde handelsgebied en ik denk niet dat Baidu.nl veel zin heeft in een dispuut over de handelsnaam als je beseft dat ze in China enorm groot zijn met die naam. Dus met baideu.nl komen ze mogelijk al ver. (met eu aan het eind, dus.)

      1. Baidu.nl kon de proceskosten voorschieten, dus het lijkt mij een financieel gezond bedrijf. En nu de merknaam in Europa officieel bij Baidu in Nederland ligt, verwacht ik niet dat Europese domeinnamen aan de Chinese Baidu toegekend gaan worden. Je mag ook geen naam voeren die teveel lijkt op die van een concurrent, dus Baidu.cn moet een stuk harder aan de slag dan jij suggereert. Een en ander lijkt een beetje op het Budweiser handelsnaam conflict.

        1. Maar Baidu.cn en Baidu.nl zijn geen concurrenten! Ze opereren op totaal andere gebieden. Sociale media voor consumenten voor de Chinese versie en automatisering, webdesign en netwerkbeheer bij de Europese versie. Ze kunnen dus dezelfde handelsnaam gebruiken binnen Europa. (Neem b.v. Intel en Intal om maar twee merken te noemen.)Alleen de domeinnaam kan maar door 1 bedrijf gebruikt worden en dat is toevallig de Europese Baidu. Waar het om gaat zijn de domeinnamen. En Baidu.cn zou gewoon baideu.nl kunnen registreren zonder dat er veel naamsverwarring zou kunnen ontstaan. Wil je automatiseren dan Baidu. Wil je zoeken, dan Baideu. En laat Baidu.nl nu maar eens proberen om de rechter hierover in te schakelen om ook baideu te kunnen claimen, terwijl erg duidelijk is dat het dan om een totaal ander bedrijf gaat.

          1. Voor het merkenrecht zijn deze twee bedrijven wel degelijk concurrenten. Als je de handelsmerken vergelijkt, valt meteen op dat het grotendeels om dezelfde Nice-classificeringen gaat. Zo accuraat zijn handelsmerken ook niet, de classificatie is in het algemeen breed. Baidu bv heeft het handelsmerk in de Benelux en daarmee ook het recht om de domeinnamen baidu.nl en baidu.eu te behouden, aangezien bij domeinnamen nog steeds het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ geldt. Het Europese handelsmerk brengt daar geen verandering in, omdat de Nederlandse markt hier bij voorbaat wordt uitgezonderd. Als Baidu Online dus besluit om alleen met een andere domeinnaam aan de slag te gaan maar nog steeds de naam ‘Baidu’ te voeren, kan Baidu bv vervolgens procederen om haar handelsmerk in Nederland te beschermen. Daarom probeerde Baidu Online juist om die handelsmerken te annuleren, dan waren beide problemen in één klap opgelost: Baidu Online zou dan een sterkere zaak hebben om de domeinnamen te claimen en tegelijk ook met het merk ‘Baidu’ in Nederland kunnen handelen.

  3. Baidu NL heeft blijkbaar diepe zakken en flinke ballen om dit zo hard uit te vechten, dat is ook wel apart.

    De NL counsel van Baidu Online heeft dit naar alle waarschijnlijkheid van te voren voorspeld maar ja, je moet toch wat als bedrijf: Afkopen kan altijd nog.

  4. Ik zou toch zeggen dat de (financiële) belangen van een grote zoekmachine groter zijn dan van de eenmanszaak. Dat heeft de eenmanszaak waarschijnlijk ook in de peiling en die hoopt er nog een leuk bedrag voor te ontvangen. Op die manier heb je met je eenmanszaak zo een pensioen bij elkaar. Niet verkeerd lijkt me. Nu maar hopen dat Baidu.cn echt naar europa wil komen met dezelfde naam. Even afrekenen graag…

    1. Dat ze een groter financieel belang hebben geeft hen niet automatisch recht op de naam. Toch hebben ze een goede kans de naam alsnog in handen te krijgen door te blijven procederen, wat voor de huidige eigenaar enorm vervelend zal worden. Google had een vergelijkbaar probleem met gmail.de, dat nu eindelijk in handen is van Google. Ze hadden oorspronkelijk EUR 250,000 geboden maar dat was geweigerd. Dus na 8 jaar procederen en zo heeft Google uiteindelijk wel gelijk gekregen. Mogelijk zal Baidu.cn een vergelijkbaar bedrag bieden voor alle Europese namen en mogelijk zal de Duitse uitspraak heb ook versterken in hun gelijk en kunnen ze voor nog minder geld de domeinnaam overnemen. Hoe dan ook, ik denk niet dat je er een goed pensioen voor krijgt…

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.