Talensshop toch in overtreding van merkenrecht Talens

| AE 5953 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 14 reacties

talensshop-grootGebruik van een merk in je domeinnaam blijft een gevaarlijke. Schreef ik in juli vorig jaar nog dat Talensshop.nl mocht als domeinnaam van een verkoper van de verfproducten, blijkt dat nu in hoger beroep toch iets anders te liggen. De totaalindruk van de site (klik op plaatje voor groot) is toch zodanig dat een consument zou kunnen denken dat deze shop iets met Talens zelf te maken heeft, en dat is merkinbreuk. En nee, disclaimers helpen daar niet tegen.

Het is legaal om een merk te gebruiken als je wederverkoper van de merkproducten bent. Ook als je geen officieel dealer bent en ook als je ze bij een smoezelige loods in Polen inkoopt van een opkoper van faillisementsboedels. De enige echte randvoorwaarde is dat de producten legaal in de EU op de markt zijn gebracht door de merkhouder.

Voor veel internethandelaren zit daar een buitenkansje: dan kun je zo’n merk gebruiken in je domeinnaam en daarmee hoog scoren in de zoekmachines, dus meer bezoekers en daarmee ook meer verkoop. En met een beetje slim script kun je voor elk merk een eigen site opzetten – wat ik de Welkom bij merknaam-sites noem, omdat ze altijd openen met generieke teksten als “Welkom bij Talensshop.nl, uw specialist in Talens”.

En hee dat is precies hoe Talensshop opent. Er staat meteen achter “Onafhankelijk dealer van” en bovenaan stond een disclaimer dat “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens”.

In eerste instantie had de rechter de site legaal verklaard, onder toetsing aan vier factoren waarbij het belangrijkste was dat Talensshop zichzelf nergens officieel dealer of partner noemde. Het arrest gaat niet specifiek op die factoren in maar zoomt meteen in op die vraag van officieelheid. Als het publiek denkt dat je Talens bent, dan heb je een probleem. En oeps: uit marktonderzoek van Talens bleek dat “55,6% van de respondenten meent dat Talensshop de (officiële) webshop van Talens is, en dat 70,6 tot 91,5% denkt dat Talensshop op een of andere manier verbonden is met Talens”. (Niet-representatief tegenonderzoek: Jullie ook?)

Jezelf “onafhankelijk dealer” noemen vindt het Hof daarbij juist érger: het suggereert dat je een bijzondere band met Talens hebt. Iets waar ik me wel in kan vinden, dealers zijn de geautoriseerde jongens en de shops/tekoop/koopsnel-domeinnamen de handige jongens met een Welkom-bij-merknaam-site.

De disclaimers komen niet door de giecheltoets:

De eerste disclaimer (‘© Artimat. Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’) is dermate onderaan de webpagina’s en in klein lettertype geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet of zelden zal worden waargenomen. De tweede disclaimer (‘Deze website is geen onderdeel van Royal Talens’), die door [geïntimeerde] na het bestreden vonnis bovenaan de webpagina’s is geplaatst, baat hem evenmin.

Het helpt natuurlijk al niet dat je überhaupt een disclaimer moet toevoegen om te kunnen verdedigen dat je niets te maken hebt met een merk. Een indruk wekken en dan proberen weg te nemen is heel wat anders dan gewoon die indruk niet wekken.

De Talensshop moet de domeinnamen afgeven en € 50.000 aan proceskosten vergoeden (eerste instantie en hoger beroep). Auw.

Arnoud

Talensshop.nl mag als domeinnaam voor wederverkoper van Talens producten

| AE 3073 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 4 reacties

<img src=’https://blog.iusmentis.com/wp-content/uploads/2012/07/talens-shop.voorbeeld.png’ width=150 alt=’Klik voor groot screenshot van Talensshop.nl’ border=0 “style=”border: 1px dotted black” align=’right’/>Eén van de meest voorkomende vragen bij ons kantoor is of een domeinnaam met een merk erin gebruikt mag worden om merkproducten te verkopen. Meestal vindt de merkhouder dat namelijk niet leuk, en krijgt de domeinnaamhouder dan ook al snel blafbrieven die spreken van merk- of handelsnaaminbreuk en verwarring en profiteren van de reputatie. Maar uit een recent vonnis blijkt (wederom) dat er wel degelijk ruimte is voor domeinnamen voor legitieme wederverkoop van producten. Update (20 september) in hoger beroep werd toch wél merkinbreuk aangenomen.

In deze zaak had het merk Talens (verfproducten) een rechtszaak aangespannen tegen een bedrijf dat Talensproducten verkocht op de domeinnaam Talensshop.nl. Talens maakte bezwaar omdat deze shop de indruk zou kunnen wekken dat men direct bij Talens koopt, wat niet zo is. En dan stralen problemen van die winkelier af op het merk.

De rechter oordeelt echter anders. Dit is een bona fide wederverkoper, die bij Talens zelf producten inkoopt en die dan bij de consument aan de man brengt. In die situatie mag je het merk gewoon gebruiken. En of je dat nu als fysieke winkel doet met een plaquette aan de muur met het merk erop, of met een domeinnaam, maakt in principe niet uit.

Eerder hadden we natuurlijk de Yonex-rechtszaak, waarin “yonexbadminton.nl” legaal verklaard werd als doorverwijsadres naar de Yonex-afdeling van een online winkel. De rechter lijkt die niet direct te willen volgen, en pakt in plaats daarvan de uitspraken van de domeinnaamarbitrage bij het WIPO, met name de Louis Latour-uitspraak uit 2012. Deze zet de argumenten voor een legitiem gebruik als wederverkoper op een rijtje, en de rechter neemt dat rijtje over:

  1. Je moet daadwerkelijk de merkproducten verkopen op die site. Dus niet generieke producten of alleen maar advertenties naar weer andere sites. Dit doet de Talensshop.
  2. Je mag geen concurrerende producten aanbieden op een manier die “bait and switch” oplevert: mensen lokken met het merk en dan een concurrent aanbieden. Een merkendomeinnaam verkoopt het merkproduct. En dat was precies wat de Talensshop deed.
  3. De website moet nauwkeurig aangeven wat de relatie is met de merkhouder. Termen in de domeinnaam wegen daarbij zwaar. Een woord als “shop” suggereert iets van officieel zijn, zodat er dan hoge eisen gesteld worden aan de rest van de site om die suggestie te weerspreken. Enerzijds moet je dan alles vermijden dat suggereert “ik ben officieel” en anderzijds moet je waar mogelijk aangeven “ik ben gewoon een verkoper”. De Talensshop had nergens een tekst staan die officialiteit suggereerde, en noemde zich wel “De Nr 1 Talens dealer”. De rechter vond dat genoeg, hoewel ik persoonlijk “dealer” net even anders vind dan “verkoper”.
  4. Je mag niet zó veel domeinnamen met het merk erin registreren dat de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer overhoudt. Dat was hier geen probleem: Talens had Talens.com en Talens.nl al in het bezit en had dus ruimte genoeg om nog een eigen shop te beginnen.
Daarnaast had Talens nog aangevoerd dat de shop gebruik maakte van haar handelsnaam. Dat staat los van of iets van de merkenwet mag of niet. Je mag niet je bedrijfsnaam zo kiezen dat die verwarringwekkend veel lijkt op andermans bedrijfsnaam.

Maar gelukkig voor de shop is ook van handelsnaaminbreuk geen sprake. De shop richt zich op consumenten, terwijl Talens zelf zich alleen op bedrijven richt. En als men in twee verschillende branches opereert, kan van handelsnaaminbreuk geen sprake zijn. Los daarvan, als je (zie item 3 hierboven) duidelijk maakt dat je gewoon een wederverkoper bent dan kan er ook van verwarring of je het bedrijf bent geen sprake zijn.

Een goeie uitspraak wat mij betreft, hoewel het ook eenvoudig de andere kant op had gekund. Ik blijf moeite houden met Welkom-bij-merknaam-sites, want een stemmetje in m’n achterhoofd blijft maar fluisteren dat je je alleen maar merknaamshop.nl noemt omdat je heel hard tegen het merk wilt aanschuren. Maar goed, schuren is dus legaal als je de punten hierboven in aanmerking neemt.

Update (20 september) lees ook het hoger beroep waarin toch wél merkinbreuk werd aangenomen.

Arnoud