Profiteren van andermans bedrijfsnaam

| AE 4574 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 15 reacties

zoek-bedrijf-handelsnaam.pngHet profiteren van de naam van een concurrent is niet verboden, tenzij je handelsnaam- of merkinbreuk pleegt. Dat is kort gezegd wat het Hof Leeuwarden eerder deze maand bepaalde in een zaak over de term “scheidingsplanner”. Er is geen algemene regel in de wet dat je andermans bedrijfsnaam niet mag noemen. Daarmee wordt het vonnis uit 2011 ongedaan gemaakt.

Een scheidingsbemiddelingsbureau had advertenties (Adwords) gekocht bij Google voor het trefwoord “scheidingsplanner”. De concurrent De Scheidingsplanner had daar bezwaar tegen, omdat zij een beeldmerk en een handelsnaam had voor dat woord.

Nadat in eerste instantie de rechter had bepaald dat de advertenties te onduidelijk waren (wat merkinbreuk oplevert), vindt het gerechtshof de advertenties nu wél door de beugel kunnen.

Op zich is gebruik van iemands woordmerk in een advertentie inderdaad al snel merkinbreuk, wanneer je daarmee de indruk wekt dat je tot de merkhouder behoort. Maar dat ging hier niet op: het woordmerk was volgens het Hof eigenlijk gewoon beschrijvend voor de dienst, het plannen (uitwerken, begeleiden) van scheidingen. En beschrijvende termen mogen niet als merk worden gedeponeerd.

Een mooie grafische voorstelling van dat woord kan natuurlijk wél prima een merk zijn, maar dat wil niet zeggen dat dus het woord an sich via de achterdeur alsnog beschermd is. Een beschrijvende term mag je gebruiken, dus een beroep op het beeldmerk met die term erin gaat niet slagen (net zoals in de Cruisetravel/Cruise Factory-zaak).

Blijft over het handelsnaamrecht. Een beschrijvende term kan best een handelsnaam zijn, want de Handelsnaamwet eist geen “onderscheidend vermogen” of creativiteit. Maar je kunt je dan alleen verzetten tegen gebruik als handelsnaam door je concurrent. Het enkele opnemen van een naam in een advertentie of ergens op een site is géén handelsnaaminbreuk. Pas als je met die naam naar buiten treedt alsof je de handelsnaamhouder bent, kan sprake zijn van inbreuk.

Auteursrecht op (de formule van) de Scheidingsplanner wordt ook afgewezen want zelfs al is die formule beschermd, dan nog kun je daarmee niet het overnemen van twee woorden daaruit verhinderen.

Als laatste redmiddel had de Scheidingsplanner dan nog het gewone onrechtmatig handelen aangegrepen. Het is toch bepaald niet netjes, oftewel in strijd met de ongeschreven maatschappelijke zorgvuldigheid, dat je zomaar andermans naam gaat gebruiken voor welk doel dan ook?

Daar is het Hof snel klaar mee:

Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden, kan tot onrechtmatigheid worden geconcludeerd.

Terecht, lijkt me. We hebben niet voor niet een systeem van registratie bij merken, en het is niet de bedoeling dat je zonder merk alsnog zou kunnen profiteren van bescherming die op hetzelfde neerkomt.

Welke bijkomstige omstandigheden zouden dan wel genoeg kunnen zijn? Daar gaat het Hof niet diep op in. Men merkt op dat zelfs als vast zou staan dat de concurrent opzettelijk die naam zo gekozen heeft en zo wilde aanleunen bij de bekendheid van De Scheidingsplanner, dat dan nog niet genoeg zou zijn.

Er moet echt meer zijn, bijvoorbeeld duidelijke verwarring bij klanten over met wie ze te maken hebben. Dat was in de Just-eat/Thuisbezorgd-zaak bijvoorbeeld genoeg om tot overdracht van domeinnamen met de handelsnaam van de concurrent erin over te gaan. En dáár heb ik dan weer moeite mee want dan creëer je toch weer een pseudo-merkbescherming. Maar goed.

Arnoud

De betekenis van al die tekentjes in een cirkel

| AE 4489 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 20 reacties

Ok, noem eens juridische symbolen? Ja, © en ® kent iedereen, van TM aarzelt u misschien of dat telt als symbool maar er zijn er nog drie.

Het ©-symbool of ook wel (C) geeft aan dat men claimt dat een werk auteursrechtelijk beschermd is. Mooi voorbeeld van juridisch cargo culten weer: het was tot 1979 verplicht in de VS, maar iedereen doet het nog steeds, en alleen omdat iedereen het doet.

Net zo bekend is ® oftewel (R) om een geregistreerd merk aan te geven. Ook een Amerikaans symbool. Men kent daar ook TM om een merk aan te geven dat niet geregistreerd is. Dat kan onder hun wet; bij zo’n ongeregistreerd merk moet je bij de rechter maar bewijzen dat het écht een merk is. Een geregistreerd merk wordt vermoed rechtsgeldig te zijn, en de inbreukmaker moet maar bewijzen dat het onterecht geregistreerd is. Bij ons bestaan de ongeregistreerde merken niet, dus betekent TM eigenlijk niets.

Je hebt ook ℗ oftewel (P). Dit symbool geeft aan dat iemand naburige rechten (“phonogram copyright” in Amerikaans-Engels juridisch jargon) claimt op een plaat of compact disc met een geluidsopname. Naburige rechten gelden voor de uitvoerend artiest van muziek, los van de auteursrechten die de componist of tekstschrijver kan claimen.

Helemaal onbekend is (D), waarvan ik niet eens een Unicode-positie kan vinden. Met dit symbool kun je aangeven dat je modelrecht beschermd is. Doe je dat niet, dan heb je in ieder geval in de VS een lastige case om nog schadevergoeding te claimen. Het symbool is internationaal geregeld maar ik moet zeggen dat ik er nog nooit eentje in het wild heb gezien.

Minstens zo onbekend is “T”, dat niet eens een cirkel krijgt. Hiermee kun je aangeven dat een halfgeleidertopografie beschermd is.

Heeft het nou praktische consequenties als je die tekens niet gebruikt? Nou nee. Bij al die rechten is vastgelegd hoe je eraan komt, en in geen van die procedures komt de eis voor dat je op zeker moment een tekentje moet gaan noemen. Bij merken ligt dat iets subtieler: je kunt je merk verliezen als het publiek de term als soortnaam gaat gebruiken, en het voeren van ® bij de merknaam kán helpen dit te voorkomen. Zo zouden mensen moeten snappen dat dit een merknaam is en geen soortnaam. Maar een garantie is het niet; je kunt honderd keer ® bij de term Aspirine zetten maar het blijft een generieke term.

In een recente rechtszaak werd zelfs het gebruik van “TM” onrechtmatig geacht. Bij ons geldt dat iets alleen een merk is als het ingeschreven is, dus suggereer je met “TM” dat het een ingeschreven merk is. En als het merk niet geregistreerd is, dan is die suggestie een misleidende handelspraktijk.

Arnoud

Talensshop.nl mag als domeinnaam voor wederverkoper van Talens producten

| AE 3073 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 4 reacties

<img src=’https://blog.iusmentis.com/wp-content/uploads/2012/07/talens-shop.voorbeeld.png’ width=150 alt=’Klik voor groot screenshot van Talensshop.nl’ border=0 “style=”border: 1px dotted black” align=’right’/>Eén van de meest voorkomende vragen bij ons kantoor is of een domeinnaam met een merk erin gebruikt mag worden om merkproducten te verkopen. Meestal vindt de merkhouder dat namelijk niet leuk, en krijgt de domeinnaamhouder dan ook al snel blafbrieven die spreken van merk- of handelsnaaminbreuk en verwarring en profiteren van de reputatie. Maar uit een recent vonnis blijkt (wederom) dat er wel degelijk ruimte is voor domeinnamen voor legitieme wederverkoop van producten. Update (20 september) in hoger beroep werd toch wél merkinbreuk aangenomen.

In deze zaak had het merk Talens (verfproducten) een rechtszaak aangespannen tegen een bedrijf dat Talensproducten verkocht op de domeinnaam Talensshop.nl. Talens maakte bezwaar omdat deze shop de indruk zou kunnen wekken dat men direct bij Talens koopt, wat niet zo is. En dan stralen problemen van die winkelier af op het merk.

De rechter oordeelt echter anders. Dit is een bona fide wederverkoper, die bij Talens zelf producten inkoopt en die dan bij de consument aan de man brengt. In die situatie mag je het merk gewoon gebruiken. En of je dat nu als fysieke winkel doet met een plaquette aan de muur met het merk erop, of met een domeinnaam, maakt in principe niet uit.

Eerder hadden we natuurlijk de Yonex-rechtszaak, waarin “yonexbadminton.nl” legaal verklaard werd als doorverwijsadres naar de Yonex-afdeling van een online winkel. De rechter lijkt die niet direct te willen volgen, en pakt in plaats daarvan de uitspraken van de domeinnaamarbitrage bij het WIPO, met name de Louis Latour-uitspraak uit 2012. Deze zet de argumenten voor een legitiem gebruik als wederverkoper op een rijtje, en de rechter neemt dat rijtje over:

  1. Je moet daadwerkelijk de merkproducten verkopen op die site. Dus niet generieke producten of alleen maar advertenties naar weer andere sites. Dit doet de Talensshop.
  2. Je mag geen concurrerende producten aanbieden op een manier die “bait and switch” oplevert: mensen lokken met het merk en dan een concurrent aanbieden. Een merkendomeinnaam verkoopt het merkproduct. En dat was precies wat de Talensshop deed.
  3. De website moet nauwkeurig aangeven wat de relatie is met de merkhouder. Termen in de domeinnaam wegen daarbij zwaar. Een woord als “shop” suggereert iets van officieel zijn, zodat er dan hoge eisen gesteld worden aan de rest van de site om die suggestie te weerspreken. Enerzijds moet je dan alles vermijden dat suggereert “ik ben officieel” en anderzijds moet je waar mogelijk aangeven “ik ben gewoon een verkoper”. De Talensshop had nergens een tekst staan die officialiteit suggereerde, en noemde zich wel “De Nr 1 Talens dealer”. De rechter vond dat genoeg, hoewel ik persoonlijk “dealer” net even anders vind dan “verkoper”.
  4. Je mag niet zó veel domeinnamen met het merk erin registreren dat de merkhouder geen fatsoenlijke domeinnaam meer overhoudt. Dat was hier geen probleem: Talens had Talens.com en Talens.nl al in het bezit en had dus ruimte genoeg om nog een eigen shop te beginnen.
Daarnaast had Talens nog aangevoerd dat de shop gebruik maakte van haar handelsnaam. Dat staat los van of iets van de merkenwet mag of niet. Je mag niet je bedrijfsnaam zo kiezen dat die verwarringwekkend veel lijkt op andermans bedrijfsnaam.

Maar gelukkig voor de shop is ook van handelsnaaminbreuk geen sprake. De shop richt zich op consumenten, terwijl Talens zelf zich alleen op bedrijven richt. En als men in twee verschillende branches opereert, kan van handelsnaaminbreuk geen sprake zijn. Los daarvan, als je (zie item 3 hierboven) duidelijk maakt dat je gewoon een wederverkoper bent dan kan er ook van verwarring of je het bedrijf bent geen sprake zijn.

Een goeie uitspraak wat mij betreft, hoewel het ook eenvoudig de andere kant op had gekund. Ik blijf moeite houden met Welkom-bij-merknaam-sites, want een stemmetje in m’n achterhoofd blijft maar fluisteren dat je je alleen maar merknaamshop.nl noemt omdat je heel hard tegen het merk wilt aanschuren. Maar goed, schuren is dus legaal als je de punten hierboven in aanmerking neemt.

Update (20 september) lees ook het hoger beroep waarin toch wél merkinbreuk werd aangenomen.

Arnoud

Is een forumnickname merkinbreuk?

| AE 2950 | Ondernemingsvrijheid, Uitingsvrijheid | 9 reacties

Een lezer vroeg me: Ik ben moderator bij een groot forum, en wij zien van tijd tot tijd mensen zich registreren met nicknames waar een merknaam in zit. Soms toevallig en onbedoeld (“Gazelle213”), soms omdat ze fan zijn (“PepsiDrinker”) en soms vanwege puberaal gedoe (“Micro$oftSux”). Nu vroeg ik me af, kan dat merkinbreuk zijn? En… Lees verder

Facebook claimt merkrecht op het woord “Book”

| AE 2966 | Ondernemingsvrijheid | 17 reacties

Facebook claimt een merkrecht op het woord “Book” te hebben, las ik bij Tweakers. Het bedrijf heeft “Book” toegevoegd aan een standaardzin in haar gebruiksvoorwaarden als één van de merken die je niet mag gebruiken zonder toestemming. Daarmee pretendeert ze dus eigenaar te zijn van de term “Book”. Of niet? Het merkenrecht is bedoeld om… Lees verder

Ik heb toestemming van DigiD! Maar wat moet ik daarmee?

| AE 2920 | Iusmentis, Ondernemingsvrijheid | 13 reacties

Helemaal vergeten te melden: ik heb toestemming om het beeldmerk van DigiD te mogen tonen, dus bij deze –> Eind november blogde ik over het product DigiD Machtigen, waarbij ik algemene voorwaarden aantrof die me nogal verbaasden. Allereerst überhaupt waarom horen er “algemene voorwaarden” bij een overheidsdienst? En meer specifiek, waarom bepalen die algemene voorwaarden… Lees verder

Wanneer is een domeinnaam inbreuk op een handelsnaam?

| AE 2844 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 82 reacties

Regelmatig krijg ik vragen als de volgende: Ik heb een leuke domeinnaam geregistreerd waar ik producten/diensten/informatie/affiliatelinks aanbied. Nu ben ik onlangs aangesproken door een ander bedrijf dat zegt dat die domeinnaam inbreuk op zijn handelsnaam maakt. Kan dat kloppen? Moet ik nu de domeinnaam afgeven of zijn er nog mogelijkheden? De naam van een bedrijf… Lees verder

“H&M wil niet dat haar logo gebruikt wordt op fok.nl”

| AE 2826 | Ondernemingsvrijheid, Uitingsvrijheid | 7 reacties

Bij Hyped las ik dat op het forum van fok.nl diverse positieve artikelen over H&M verschenen, mét het logo van het bedrijf. Dat leverde een blafbrief van H&M op: er was geen toestemming verleend voor het gebruik van het logo, dus dit werd gezien als merkinbreuk. Bij Fok begrijpen ze er niets van: dit is… Lees verder

Het Nieuwe Rijden met je iPhone: merkinbreuk?

| AE 2681 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 5 reacties

Volgens mij het eerste vonnis over iPhone apps (via) versus het merkenrecht. Het bedrijf Pardoel had een snelheidsbegrenzer ontwikkeld en deze in de markt gezet onder de naam Ecodrive. Deze naam is ook als woordmerk gedeponeerd. Doel van de begrenzer is te zorgen dat de automobilist milieuvriendelijker (“groener”) gaat rijden. Het bedrijf Axus had een… Lees verder

Mag de importeur mij dwingen mijn domeinnaam af te staan?

| AE 2678 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 23 reacties

Een lezer vroeg me: Ik ben officieel dealer van enkele exclusieve badproducten. Sinds kort heb ik een aparte webwinkel daarvoor opgezet, met de merknaam plus het woord “winkel” in de .nl domeinnaam. Nu kreeg ik van de week een brief van de advocaat van de importeur dat ik binnen 48 uur de domeinnaam moet afgeven,… Lees verder