Adverteren bij Google voor tweedehands merkproducten mag

portakabin-primakabin-adwords.pngAdverteren bij Google voor tweedehands merkproducten mag, zolang je advertentie maar duidelijk is over jouw relatie tot de merkhouder. Dat blijkt uit het Europese arrest C-558/08 in de Portakabin/Primakabin-zaak (via) waarover onze eigen Hoge Raad vragen had gesteld. Het Hof van Justitie komt nu met nadere regels over wanneer de uitzonderingen op het merkrecht opgaan bij advertenties gekoppeld aan de merknaam als zoekwoord.

Na het onlangs gewezen arrest Google/Vuitton doet het Europese Hof nu ook uitspraak over de Portakabin/Primakabin-zaak. Hier stonden de advertenties van het bedrijf Primakabin centraal. Zij adverteerde voor “gebruikte portakabins”, wat na een sommatie van Portakabin veranderd werd in “gebruikte Portakabin units”. Tot aan de Hoge Raad werd doorgeprocedeerd of dit wel mocht, en die verwees de zaak door naar het Europese Hof omdat merkenrecht nu eenmaal Europees geregeld is.

Het Europese merkrecht kent grofweg twee redenen om een merk te gebruiken: om te verwijzen naar de soort, kwaliteit, bestemming etcetera van het eigen product en om te adverteren met een legitiem op de markt gebracht product. Bij ‘soort, bestemming etcetera’ moet je denken aan een vermelding “Past in de Philips THX1138 stofzuiger”.

In het arrest wordt de regel bevestigd uit het Google/Vuitton-arrest: advertenties met merknamen erin (of gekoppeld aan merknamen) zijn gewoon keihard merkinbreuk als “de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker” niet meer kan zien of er een band is tussen de adverteerder en de merkhouder.

Daarna besluit het Hof dat die verwijzings-uitzondering in principe niet kan opgaan bij advertenties bij zoekmachines. Er is normaal geen reden om te verwijzen naar andermans product – tenzij je dus stofzuigerzakken voor de Philips THX1138 stofzuiger wilt verkopen. De rechter moet dit van geval tot geval onderzoeken, maar moet daarbij voorop stellen dat het gebruik niet toegestaan.

Een verkoper kan wél adverteren met merknamen als hij gewoon legaal verkregen merkproducten wil doorverkopen. Dit is al decennia vaste rechtspraak: het merkrecht is ‘uitgeput’ wanneer de merkhouder zelf het product in Europa op de markt brengt. Anderen mogen dat dan doorverkopen, en mogen ook reclame maken met de merknaam in hun advertenties over dat doorverkopen. (Je zou zeggen dat dat logisch is maar er is vele malen tot aan dit Europese Hof over geprocedeerd, want volgens merkhouders is tweedehands doorverkoop toch wel een schandalig stukje piraterij en merkmisbruik.)

Als je die vaste rechtspraak doortrekt naar advertenties, dan wordt de hoofdregel

dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht

Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op. Als de merkhouder een “gegronde reden” heeft, dan mag hij nog steeds bezwaar maken.

Het Hof noemt een aantal voorbeelden van wanneer er zo’n gegronde reden is:

  • als de advertentie de reputatie van het merk ernstig schaadt;
  • als de adverteerder de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, bijvoorbeeld door te suggereren dat hij tot het distributienet van de merkhouder behoort (geautoriseerd dealer is);
  • als de adverteerder de merkproducten van hun merkaanduiding ontdoet (“debranding”) en er zijn eigen merkje opplakt.

Daar staat tegenover dat er níet meteen al sprake is van een gegronde reden als

  • je de merknaam combineert met het woord “gebruikt” of “tweedehands”
  • <li>de reclame jouw imago versterkt ("sjonge, hij verkoopt Dior, nou dan zal het wel een goeie zijn")</li>
    
    <li>je ook andere (tweedehands of nieuwe) producten verkoopt, tenzij die andere producten "het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren" ernstig zou kunnen schaden (dus geen Dior parfum tussen de vuilniszakken)</li>
    

Ik zou dus zeggen dat hieruit volgt dat je mag adverteren met merkproducten die je tweedehands verkoopt, als

  1. je die producten legaal in Europa ingekocht hebt,
  2. je er netjes bij meldt dat ze tweedehands of gebruikt zijn als dat zo is,
  3. je je eigen bedrijfsnaam noemt in de advertentie,
  4. geen bijdehante of dubbelzinnige opmerkingen opneemt die suggereren dat je toestemming hebt van de merkhouder, en
  5. je de merknamen en logo’s op het product niet gaat overplakken.

In het kader van de giecheltoets: “wettelijk geautoriseerd dealer” noemen en dan zeggen “van de wet ben ik geautoriseerd om te dealen in tweedehands producten” mag dus niet.

Heel verrassend is dit arrest niet, maar het is goed om het zo op een rijtje te hebben staan want zoals gezegd willen merkhouders nog wel eens over de rooie gaan omdat iemand hun merkproducten durft door te verkopen en dat nog waagt te adverteren ook.

Arnoud

14 reacties

  1. Toch kan ik niet adverteren op Dell merknamen in Google, omdat dit door Google wordt afgeschermd. Zo kan het natuurlijk ook…

    Daarnaast ben ik benieuwd of een partij een beding kan opnemen in een dealerschap dat zegt dat je niet op die merknamen zal adverteren en bij de levering van de apparatuur ook zal bedingen dat de koper dat niet zal doen.

  2. Daarnaast ben ik benieuwd of een partij een beding kan opnemen in een dealerschap dat zegt dat je niet op die merknamen zal adverteren en bij de levering van de apparatuur ook zal bedingen dat de koper dat niet zal doen.

    Ik denk het niet, wat nu als de eerste eigenaar zich hier aan houdt, maar wel het product doorverkoopt aan een derde. Die heeft niets met dat beding te maken en kan dus wel adverteren met het product en merknaam…

    Maar volgens mij is het toch ook een legitieme manier van reclame maken. Ik doe hetzelfde als ik mijn Sony TV wil verkopen op marktplaats of ebay.

  3. @Mark: bij een “kettingbeding” zoals dat heet is iedereen in de keten van afnemers verplicht om zijn afnemer ook het beding op te leggen. Ik (merkhouder) eis dus niet alleen dat Dennis (dealer) niet op mijn merknaam zal adverteren, maar ook dat hij jou (klant) zal verbieden om op mijn merknaam te adverteren. En Dennis moet jou ook verplichten om j?uw klanten te verbieden op mijn merknaam te adverteren. Dit kan, maar is nogal fragiel want er hoeft er maar eentje contractbreuk te plegen en het stort al in.

    Verder kan het al snel botsen met de wettelijke rechten die je als koper hebt: je moet een tweedehands merkproduct kunnen verkopen en daarbij moet je kunnen zeggen welk merk het is.

  4. Zoals ik al zei: volgens merkhouders is tweedehands doorverkoop toch wel een schandalig stukje piraterij en merkmisbruik.

    Meer algemeen zie je dat IE-rechthouders steeds meer de opstelling ontwikkelen “dit is verboden want het schaadt ons” en erop vertrouwen dat de wederpartij zal afzien van een proces vanwege de hoge kosten en onzekerheid. Helaas is er geen mechanisme om een rechthebbende te dwingen zelf de afweging te maken of iemand aanspraak kan maken op een wettelijke uitzondering. “Dat moet je dan maar bij de rechter bewijzen” is dan de reactie.

  5. @Wim ten Brink; Als je de producten buiten Europa gekocht is het anders. Je hebt dan namelijk te maken met grijze import. Daar kan ze merkhouder bezwaar tegen maken.

    Ik heb ooit een casus gehad met import van dure soorten haarproducten uit het buitenland waar de Europese merkhouder bezwaar tegen maakte. Met succes.

  6. Okay, dan maken we het even wat complexer. Hoe zit het met derdehands artikelen? 🙂 Ik koop binnen Europa een tweedehands product dat door de verkoper weer in de USA is gekocht. Grijs dus. Blijft dat dan grijs als ik het weer wil doorverkopen, ook al heb ik het zelf binnen Europa gekocht?

  7. @Wim ten Brink; Als dat zou kunnen, zou je 2 bedrijven kunnen oprichten, inkopen in de vs, doorverkopen aan het zusterbedrijf en dan volledig vrij doorverkopen in de eu. Lijkt me onwaarschijnlijk.

  8. @Wimmel, dat zou weer niet kunnen want het bedrijf dat in de USA inkoopt is dan in overtreding en kan alsnog worden aangepakt voor deze grijze import. Sowieso zou een dergelijke zakelijke connectie, eenmaal aangetoond, weer duidelijk maken dat het om grijze import gaat. Nee, ik denk meer aan een handelaar in tweedehands artikelen die bij failliete bedrijven langs gaat om de imboedel op te kopen en daarna met winst door te verkopen. Maar als het betreffende bedrijf zijn spullen heeft laten importeren uit de USA dan kan de handelaar dus met grijze import bezig zijn, mogelijk zonder het zelf te beseffen.

Geef een reactie

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren, <UL>/<OL> voor lijsten, en <em> en <strong> voor italics en vet.