Amerikanen gooien (eindelijk) octrooirecht op de schop

| AE 2697 | Intellectuele rechten | 10 reacties

Zo, dat werd tijd. De America Invents Act (voorheen Patent Reform Act of 2011) is door de Senaat goedgekeurd en door Obama getekend. Dit is de belangrijkste aanpassing aan de Amerikaanse patentwet in decennia, hoewel het dan ergens wel weer jammer is dat het weinig van de problemen met patenten oplost.

De belangrijkste wijziging is dat men afstapt van het “first to invent”-principe en naar “first to file” gaat. Dat wil zeggen dat het niet langer uitmaakt wanneer de uitvinding is gedaan, beslissend voor wie octrooi krijgt is wie als eerste de aanvraag heeft ingediend. Daarmee wordt eindelijk aansluiting gezocht bij de rest van de wereld, die dit al decennia heeft. Het is namelijk veel eenvoudiger te controleren: een datumstempel van de octrooiraad is genoeg. Bij first to invent moet je naar logboeken gaan kijken, getuigen horen en wat al niet meer.

Natuurlijk zijn er aparte regelingen voor als persoon A een beschrijving van diens uitvinding steelt en gauw indient. Een aparte “derivation” regeling biedt de bestolene een mogelijkheid zijn recht te halen. Dit was een gevoelig punt voor kleine uitvinders, die in de VS permanent klagen dat grote bedrijven (het liefst uit Japan of Europa, want dan kun je de Stars and Stripes wapperen) hun uitvindingen afkijken en gauw patenteren. Met first to invent zou men daartegen beschermd zijn, hoewel uit onderzoek regelmatig blijkt dat 99% van de rechtszaken over wie de eerste uitvinder was, gewonnen worden door degene die als eerste de aanvraag had ingediend.

Er komen geen specifieke regels over wanneer software of business methods octrooieerbaar zouden moeten zijn. De enige uitzondering hierop is een verbod op het octrooieren van tax strategies, oftewel manieren om belastingaangiftes te doen of belastbaarheid te beperken. Dergelijke technieken zijn nu per definitie niet meer octrooieerbaar. Ik heb géén idee waarom dit specifieke punt nu zo belangrijk was dat het in de wet moest.

Over inventiviteit (de mate van innovatie) komen er geen nieuwe regels. Men vertrouwt hier op het proces bij de rechtbank, dat de betreffende criteria moet toetsen en uitwerken naarmate de techniek voortschrijdt. Jammer: het is niet ongebruikelijk om in een wet op zeker moment het voortschrijdend inzicht uit de rechtspraak vast te leggen, dus dat had hier mooi gekund. Maar het formuleren van een criterium op dit punt is bijzonder lastig.

Ook het niet gehaald heeft het innovatieve puntje van schadeberekeningen: het oorspronkelijke voorstel bevatte een regeling dat een externe expert moest inschatten welke toegevoegde waarde de geoctrooieerde technologie had voor het inbreukmakende product, waarna de schadevergoeding als percentage daarvan zou worden vastgesteld. Daarmee zou een halt zijn toegeroepen aan de vele miljoenenclaims gebaseerd op de waarde van het product, zonder rekening te houden met de waarde van de uitvinding (je kunt nu een percentage van de waarde van een oceaancruiseschip claimen als het patent op je stoomfluitje is geschonden.)

Wel zijn er nieuwe procedures om de geldigheid van patenten aan te vechten bij het USPTO, zodat dure en lange rechtszaken minder vaak nodig zouden moeten zijn. Geen slecht idee, maar ik vermoed dat het nog wel even duurt voor mensen deze procedure gaan gebruiken. Iedereen zal de kat uit de boom willen kijken hoe octrooihoudervriendelijk deze procedure gaat uitpakken.

Arnoud

Deel dit artikel

  1. De enige uitzondering hierop is een verbod op het octrooieren van tax strategies, oftewel manieren om belastingaangiftes te doen of belastbaarheid te beperken. Dergelijke technieken zijn nu per definitie niet meer octrooieerbaar. Ik heb géén idee waarom dit specifieke punt nu zo belangrijk was dat het in de wet moest.

    Als je op tax strategies geen octrooi keer kunt krijgen is het businessmodel voor slimme fiscalisten die deze bedenken wellicht stuk. Dit scheelt de overheid mogelijk geld omdat ze mogelijk verwachten dat er dan minder tax strategies bedacht worden.

  2. Ehm, als ik jouw bericht lees, dan verandert er in de praktijk dus helemaal niets (met uitzondering dan van die tax strategies) of mis ik nou wat? Het blijft dus toch nog steeds mogelijk om een patent te krijgen op zoiets als een ‘one click checkout’, het blijft ook nog steeds zo dat het belangrijk is om een groot patent portfolio te hebben zodat je je kunt verdedigen tegen je concurrenten die voor de meest basale dingen een patent hebben aangevraagd en je daarmee om de oren slaan?

  3. @Pierre: De overstap naar “first to file” is theoretisch wel significant, hoewel de praktijk weinig zal veranderen. En de post-grant review biedt mogelijkheden die er niet waren. Dus dat is wel goed.

    Er wordt niets toegevoegd om octrooieerbaarheid te beperken, inderdaad. Volgens mij was dat ook niet het doel, het ging er vooral om om de procedures en de bottlenecks te verkleinen.

    De Supreme Court is wel ietsie strenger tegenwoordig over wat je kunt octrooieren. Het one-click octrooi is in Europa trouwens afgewezen.

  4. Wat vooral interessant is dat er meer prior art zal zijn bij een filing. Als je nu iets uitvindt en daarna filed zijn publicaties van jouw uitvinding die binnen een beperkte periode voor de filing zijn gedaan (half jaar of een jaar meen ik) geen prior art. Met deze nieuwe wet is alles wat voor de filing is gepubliceerd mogelijk prior art.

  5. @5: Dat ben ik niet met je eens. Er zijn uitvinders die gewoonweg niet de mogelijkheid hebben om hun uitvinding in productie te nemen.

    Zij kunnen dan kiezen om hun octrooi te verkopen of in licentie te geven. Als je echter gaat eisen dat een octrooi binnen x tijd (korter dan geldigheid y) gebruikt moet zijn om vervallen van het octrooi te voorkomen, dan zullen mogelijke licentienemers periode x gaan wachten om te voorkomen periode y te moeten betalen.

    Een betere eis zou ik vinden dat de oorspronkelijke uitvinder zijn rechten op vervolgen van inbreukmakers behoud. Koopt men echter een octrooi, dan heeft men alleen het recht te vervolgen als men zelf ook een product dat van het octrooi gebruik maakt op de markt brengt.

    Zo voorkom je in ieder geval dat partijen octrooien opkopen, erop gaan zitten tot iets gemeengoed is en dan aanklagen.

    En een punt waarop ik weet dat Arnoud het niet met mij eens is, software patenten zouden gewoon volledig afgeschaft moeten worden. Waarbij de makers van software voor bescherming aanspraak op het auteursrecht moeten doen.

  6. Ook het niet gehaald heeft het innovatieve puntje van schadeberekeningen: het oorspronkelijke voorstel bevatte een regeling dat een externe expert moest inschatten welke toegevoegde waarde de geoctrooieerde technologie had voor het inbreukmakende product, waarna de schadevergoeding als percentage daarvan zou worden vastgesteld. Daarmee zou een halt zijn toegeroepen aan de vele miljoenenclaims gebaseerd op de waarde van het product, zonder rekening te houden met de waarde van de uitvinding (je kunt nu een percentage van de waarde van een oceaancruiseschip claimen als het patent op je stoomfluitje is geschonden.)

    Er is een Nederlandse uitspraak geweest, waar de Hoge Raad overwoog dat een aannemer die een octrooi van een ander op de schoorsteen schond, en een percentage van de kosten van de schoorsteen wilde afdragen, dat de aannemer wellicht de gehele opdracht niet gekregen had als hij het octrooi niet had geschonden.

    Daar zit wel iets in. Ik denk dan ook dat wettelijke regels voor schadevergoeding in het (Nederlandse) recht niet zinvol zijn. En daarmee vraag ik mij af of ze in het Amerikaanse recht – want daar gaat het over – dat het daar niet veel anders is.

  7. Jammer: het is niet ongebruikelijk om in een wet op zeker moment het voortschrijdend inzicht uit de rechtspraak vast te leggen, dus dat had hier mooi gekund. Maar het formuleren van een criterium op dit punt is bijzonder lastig.

    Ik weet niet of ik deze alinea van het blog goed begrepen heb, maar in de Verenigde Staten worden voorafgaande rechterlijke uitspraken toch sowieso al ‘case law,’ dat geldt dan niet voor alle uitspraken voor zover ik weet.

    Desondanks lijkt me dat als rechtbank A al een uitspraak heeft gedaan over zaak X dit oordeel meegewogen moet worden door (lagere) rechtbank B bij een volgende zaak.

  8. Rechterlijke uitspraken van beroepshoven zijn in de VS eigenlijk altijd bindend. De enige manier voor een rechter om er van af te wijken is met expliciete motivatie waarom deze zaak anders ligt, of waarom hij het ermee oneens is. In het laatste geval weet hij 90% zeker dat men in beroep gaat, dus dat doet men alleen als men écht vindt dat er nieuwe rechtspraak moet komen.

    Dus ja, op zich liggen de regels nu stevig vast. Maar de Supreme Court kan ‘om’ gaan. Als de huidige rechtspraak verankerd wordt in de wet, dan kan dat niet meer want tegen de letter van de wet kan men niet ingaan. (Ok, tenzij de wet ongrondwettig is maar dat is hier even niet aan de orde.)

Laat een reactie achter

Handige HTML: <a href=""> voor hyperlinks, <blockquote> om te citeren en <em> en <strong> voor italics en vet.

(verplicht)

Volg de reacties per RSS