Uitvindingen moeten nieuw en inventief zijn om voor octrooi in aamerking te komen. Maar hoe bewijs je dat? Nieuwheid gaat nog wel: je hebt een document waar het al in stond, of niet. Inventiviteit, het niet-voor-de-hand-liggen, is lastiger. In veel gevallen bestaat een uitvinding uit een combinatie van bekende zaken. De vraag is dan, lag het voor een vakman voor de hand om die zaken te combineren. Een lamp op een fiets monteren ligt voor de hand wanneer je graag met verlichting wilt fietsen. Maar een lamp op een boormachine lijkt iets minder triviaal. Waarom zou je dat doen?
In deze zaak ging het om een in hoogte verstelbaar elektronisch gaspedaal. Zowel elektronische als in hoogte verstelbare gaspedalen bestonden al, maar niemand had ooit de combinatie gepubliceerd of in de praktijk gebracht. Hoe bewijs je nu of zo’n combinatie voor de hand lag?
In Europa gebruiken we de probleem-oplossing toets, maar de de Amerikaanse Octrooiraad (USPTO) hanteert een ander systeem. Deze houdt in dat het Octrooibureau (USPTO) moest bewijzen dat er een “teaching, suggestion or motivation” (TSM-toets) was om die combinatie te maken. Een veelgehoord punt van kritiek daarop was dat deze toets te makkelijk zaken als inventief zou aanmerken. Bewijzen dat iemand een combinatie zou willen maken, kan lastig zijn. Vind maar eens net een document waarin specifiek die combinatie wordt gesuggereerd.
In de recente uitspraak KSR vs. Teleflex heeft het US Supreme Court nu deze standaard aangescherpt. De TSM-toets mag niet zo rigide worden toegepast als het Octrooibureau deed, maar moet worden gezien als een ‘handig hulpmiddel’ bij de inschatting of iets voor de hand lag. De vraag of iets voor de hand lag, moet realistischer worden beantwoord en dat kan niet altijd aan de hand van een rigide constructie als de TSM-toets.
Kort gezegd komt de beslissing erop neer dat een uitvinding die bestaat uit een combinatie van bestaande zaken, vermoed wordt voor de hand liggend te zijn. Dat kun je weerleggen door bijvoorbeeld aan te tonen dat er sprake is van onverwachte synergie of dat niemand in het vakgebied verwachtte dat die combinatie mogelijk was. Maar het legt de lat wel hoger. Vroeger moest het USPTO aantonen dat een vakman die combinatie zou willen maken, en als dat niet lukte vond men de uitvinding automatisch inventief.
Octrooikantoor Vereenigde wijst er op dat de Supreme Court een Europese aanpak lijkt te suggereren:
Het kan zijn dat de combinatie voor de hand lag omdat deze “obvious to try†was en er slechts een beperkt aantal combinaties mogelijk was. Ook mag een probleem/oplossing-analyse gebruikt worden die doet denken aan de in Europa gebruikte analyse. Hiermee kan een geclaimde combinatie van elementen als voor de hand liggend worden aangemerkt door te constateren dat er sprake was van een bekend probleem waarvoor de combinatie een voor de hand liggende oplossing gaf. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand om een element in een bekende combinatie door een ander te vervangen als dat een voorspelbare verbetering oplevert.Dat vond ook de Amerikaanse octrooiblogger Patent Hawk. Hij citeert uit het vonnis:
When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under §103.Patent Hawk voorziet meteen het einde van het octrooisysteem. Een beetje overdreven, vinden ze bij Patently-O:
The contours of how to apply KSR will have to be worked out by the Patent Office, district courts, and the Federal Circuit. For existing patents, approved under the Circuit’s TSM standard, the decision likely leaves enough of TSM in place that there will not be large shocks to industry or rushes to challenge voluminous numbers of patents. As noted, the decision finds fault in the Circuit’s application of TSM in KSR, as opposed to the doctrine generally. Certainly, some existing patents will be challenged as a result of KSR, at least until the Circuit rules on how KSR should be applied to patents granted under the TSM standard. One would also expect an increase in validity opinion letter requests.
De nieuwe toets is nu al een paar keer gebruikt door de rechter. De eerste zaak was Leapfrog v. Fisher-Price. Tot nu toe zijn de octrooien elke keer vernietigd, omdat de nieuwe toets uitwees dat de uitvinding niet inventief was.
Het nodige commentaar bij Tweakers.
Arnoud
