Octrooi: vergunning om te verkopen?

verkeerslicht.jpgEen lezer mailde mij:

Vorige week kreeg ik bericht dat mijn Nederlands octrooi is toegekend. Betekent dat dat ik nu eindelijk mijn uitvinding mag gaan verkopen?

Dit is een veel gehoord misverstand. Octrooien geven je geen recht om iets op de markt te brengen. Met een octrooi kun je anderen verbieden jouw uitvinding toe te passen. Maar daarmee is niet gezegd dat je zelf nergens inbreuk op maakt.

Stel je hebt een nieuwe fiets uitgevonden. Daar kun je octrooi op krijgen. Maar die fiets kan nog steeds inbreuk maken op het octrooi van het polycarbonaat waar het frame van gemaakt is, het octrooi voor het achterlicht, het verende zadel en misschien wel de geïntegreerde dynamo.

Belangrijker dan een eigen octrooi aanvragen is dan ook een octrooigemachtigde een vrijgave-onderzoek laten doen. Op welke octrooien maakt het product inbreuk? Is daar omheen te komen, of kun je beter een licentie nemen?

Achtergrond over dit onderwerp in mijn Spoedcursus octrooien: De rechten verkregen door een octrooi.

Arnoud

Bier als zodanig

Wanneer is bier bier als zodanig? Inderdaad, collega-octrooigemachtigde David Musker schreef een werkelijk briljante parodie op de “software patentruzies van 2004 en 2005.

Virtual Worlds, with their own economies and political systems, have become commonplace. This report summarizes the history of the Free Beer debate, which occurred some years ago in Wasted Life, the first virtual world to feature a patent system. For those unfamiliar with Wasted Life, suffice to say that its countries and institutions are closely based on those of our own world, though the many colourful personalities are, of course, entirely fictitious creations of the players themselves.

Lees verder in The great free beer debate or, what ales the patent system?

Arnoud

Simulatie is technische uitvinding, aldus Europees Octrooibureau

Het Europees Octrooibureau (EOB of EPO) trekt de laatste tijd een strengere lijn over wat ze wel en niet als “uitvinding” zien. Het moet gaan om techniek, en niet om iets zakelijks of abstracts zoals een veilingtechniek of een wiskundige formule. Wat je in je hoofd kunt nadoen, is geen uitvinding. Pas als er een stuk technologie aan te pas komt, kun je er wellicht octrooi op krijgen. Uitgebreid hierover is mijn artikel Taking care of business methods.

Onlangs publiceerde het EPO echter beslissing T 1227/05, waarin een simulatie-techniek tot uitvinding werd verklaard. Dit omdat hij gebruikt wordt bij het simuleren van halfgeleiders (chips), en daar zelfs een essentieel onderdeel voor de productie daarvan is.

Een merkwaardig contrast met eerdere zaak T 914/02. Daar besliste het EPO juist dat er geen sprake was van een uitvinding bij een manier om te berekenen hoe je een reactorkern het beste in een kerncentrale kunt laden:

technical character would be provided through the technical implementation of the method, resulting in the method providing a tangible, technical effect, such as the provision of a physical entity, eg a reactor core loaded according to a given design, or a non-abstract activity, such as through the use of technical means. The claimed method, however, lacks such a technical implementation.

Helemaal opvallend was deze passage die uitlegt waarom het EPO haar nieuwe uitleg gerechtvaardigd vindt:

A further fundamental change is to be found in the fact that development and production are increasingly separated, materially and geographically, in a globally distributed industry. In that light, too, the board considers specific patent protection to be appropriate for numerical development tools designed for a technical purpose.

In juni schreef ik nog dat het EPO haar regels duidelijk vond. Dat vindt men nog steeds (in ieder geval de heer Steinbrener die al deze regels uitvaardigt als voorzitter van de Kamer van Beroep), maar ik begrijp er zo niet veel meer van. Het doet me steeds meer denken aan een aflevering van Monty Python. Vandaar de geciteerde plaatjes uit Life of Brian hierboven, een passage uit mijn presentatie over business method octrooien van eind 2006.

Arnoud

Antigua mag inbreuk maken op Amerikaanse auteursrechten

De woordgrap over Pirates of the Caribbean weet ik nog steeds niet, maar ik weet wel dat dat Antigua nu straffeloos inbreuk mag maken op Amerikaanse auteursrechten. En wel voor maximaal 21 miljoen dollar. Dat besliste een WTO-arbitragecommissie afgelopen vrijdag naar aanleiding van een klacht van de microstaat dat de Verenigde Staten haar het internetgokken onmogelijk maakte.

De VS is fel tegen internetgokken, en doet er alles aan om buitenlandse poker- en goksites die zich op de VS richten het leven zuur te maken. Een recente wet, de SAFE Port Act, verbiedt het Amerikaanse financiële instellingen (banken en creditcardmaatschappijen) om geld op te sturen naar buitenlandse goksites. En zonder creditcardbetaling is de lol van internetgokken er snel af natuurlijk.

Het eiland AntiguaProbleem bij dit alles is dat die buitenlanden menen dat zij soevereine staten zijn en dus best goksites mogen exploiteren. En we hebben de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om bij dat soort handelsdisputen in te grijpen. De gebruikelijke oplossing is om dan het benadeelde land tegensancties in te laten stellen. Als de VS Europese bananen van een oneerlijke invoerbelasting voorziet, dan mag Europa dat doen met Amerikaanse schoenen.

Alleen, Antigua (dat hele kleine groene stipje links) verkoopt geen bananen en ook geen schoenen. De economie telt grofweg maar twee dingen – toerisme en internetgokken. Dus waar kan men dan een invoerbelasting op heffen die de VS in de portemonnee treft?

Nou, intellectueel eigendom dus. Antigua moet van het TRIPS-verdrag de auteursrechten, octrooien, merken en aanverwante rechten van andere WTO-lidstaten respecteren. En nu heeft de arbitragecommissie beslist dat Antigua dat tijdelijk niet hoeft te doen:

the Arbitrator determines that Antigua may request authorization from the DSB, to suspend the obligations under the TRIPS Agreement mentioned in paragraph 5.6 above, at a level not exceeding US$21 million annually.

Klinkt leuk voor Antigua, al zal het nog wel lastig worden om te bepalen wanneer je 21 miljoen dollar aan inbreuk hebt gepleegd. Hoe vaak moet Pirates dan gedownload worden?

Meer achtergrond bij The Antigua- US WTO Dispute over Internet Gambling.

Arnoud

Europees Octrooiverdrag 2000 van kracht

EPC 2000Op 13 december is het gewijzigde Europees Octrooiverdrag (EOV) in werking getreden. Het EOV regelt de verkrijging van Europese octrooien. Dit verdrag is, mede dankzij Nederland, in 1973 van de grond gekomen maar was ondertussen wel eens aan een grondige revisie toe. En dat is nu EPC 2000 geworden. Geen commentaar graag dat het al 2007 is, de discussies over de wijzigingen waren al moeilijk genoeg.

De belangrijkste wijzigingen worden samengevat door CMS Derks Star Busmann. Het gaat vooral om aanpassingen in de verleningsprocedures, maar er zijn twee inhoudelijke wijzingen die van groot belang zijn.

Uitvindingen met technisch karakter: EPC 2000 vermeldt nu expliciet dat octrooien alleen op uitvindingen op gebieden van de technologie verleend mogen worden. Dit zou duidelijk moeten maken dat b.v. puur zakelijke procedures (business methods) niet geoctrooieerd kunnen worden. Software is en blijft alleen octrooieerbaar als de software onderdeel is van een technische uitvinding.

Uitleg van octrooien: Europese octrooien moeten in elk land volgens de nationale wet worden uitgelegd. Zo kan het gebeuren dat de Nederlandse rechter vindt dat er inbreuk is, en de Duitse rechter concludeert van niet. Artikel 69 van EPC 2000 bevat een uitgebreid protocol dat probeert de uitleg enigszins te harmoniseren. Vooral belangrijk is het stuk over equivalentie. Hoorneman van CMS legt uit:

Soms wordt door een (beweerd) inbreukmaker een uitvoeringsvorm van de geoctrooieerde uitvinding toegepast waarbij één kenmerk niet hetzelfde is als beschreven in de conclusie. Bijvoorbeeld in de octrooiconclusie staat als kenmerk onder meer “verlichting voor een fiets” terwijl de (beweerd) inbreukmaker een “verlichting voor een scooter” toepast. Onder omstandigheden zal de rechter kunnen oordelen dat toch sprake is van inbreuk omdat het kenmerk scooter in het licht van de geoctrooieerde uitvinding equivalent moet worden geacht met fiets. Dit zal in de rechtspraktijk van belang kunnen zijn.

Het plaatje rechtsboven is de cover van het boek van Nicholas Fox over EPC 2000, volgens IP Kitten een zeer relevant boek voor wie meer over EPC 2000 wil leren.

Er is zelfs een wiki over EPC 2000.

Arnoud

Nederlandse rechter bevestigt lijn Europees Octrooibureau bij business method patents

Figuur 1 uit octrooi EP1399908Op de hiernaast getoonde vrachtwagen zit octrooi. Zat, eigenlijk, want het octrooi is vernietigd omdat de uitvinding al bekend was. De truc zat hem in dat afneembare paneel (20) met reclame (“BUY!”). Als je dat van maasmateriaal-doek met luchtdoorlatende openingen, maakt, kan de wind er minder vat op krijgen, zodat de panelen er niet zo gemakkelijk afwaaien. Slim, maar dat bleken ze in Japan al eerder bedacht te hebben. Dus werd het octrooi ongeldig verklaard.

Opmerkelijk bij dit octrooi was dat er ook een claim in stond op een werkwijze voor het verkrijgen en exploiteren van mobiele reclames. Die kwam kort gezegd neer op het sluiten van een contract met een vrachtvervoersbedrijf en het ophangen van afneembare panelen van maasmateriaal-doek aan de vrachtauto’s van dat bedrijf. Uiteraard “in ruil voor betalingen”. Hela, maar dat is een werkwijze voor het zakendoen, roepen nu alle meelezende octrooigemachtigden. En daar mag je geen octrooi op aanvragen. Octrooien zijn er alleen voor technologische innovatie, en niet voor zakelijke bedenksels, hoe creatief ook.

In het verleden werd het Europees Octrooibureau (EOB) nogal eens bekritiseerd over al te makkelijk verlenen van octrooien op dit soort zaken. De laatste jaren is men echter een stuk strenger geworden: je moet laten zien dat sprake is van een technologische vernieuwing. Maar de gehanteerde redenering was daarbij wel erg kort door de bocht, hoewel men deze zelf duidelijk genoeg vond.

De Nederlandse rechter gaat in dit vonnis nu even kort door de bocht:

Nu op grond van voornoemde TBA-rechtspraak de nieuwheid en inventiviteit slechts kan worden gebaseerd op technische maatregelen, dienen de niet-technische maatregelen bij het beoordelen van de inventiviteit van conclusie 22 buiten beschouwing te worden gelaten. Uit een en ander volgt dat conclusie 22 nietig is bij gebreke van inventiviteit.

Arnoud

Het einde van de spin in het web bij octrooizaken

Wie een Europese octrooi heeft, denkt misschien dat hij dan in heel Europa octrooi heeft. Dat valt tegen. Met een Europees octrooi krijg je niet meer dan een verzameling nationale octrooien, waarbij je ook nog eens in elk land een vertaling in een landstaal aan moet leveren. Doe je dat niet, dan vervalt het octrooi in dat land. Ook voor rechtszaken geldt: in elk land afzonderlijk. Al dat procederen is een dure grap, en het lijkt nogal overdreven omdat de inbreuk vaak steeds hetzelfde bedrijf betreft in diverse Europese landen.

Kan dat nou niet anders, dacht het Gerechtshof in Den Haag, en men verzon de “spin in het web” theorie:

Deze theorie hield kort gezegd in dat als het hoofdkantoor van het vermeend inbreukmakende concern was gevestigd in Nederland, en vanuit dit kantoor een beleidsplan was uitgegaan, de Nederlandse rechter zich ook bevoegd achtte in een procedure waarin de andere buitenlandse vennootschappen van hetzelfde concern werden gedagvaard. De octrooihouder kon dus volstaan met een procedure in Nederland tegen meerdere vermeende nationale en buitenlandse inbreukmakers.

Slim bedacht, maar de constructie bleek in strijd met Europees recht. Je kunt niet zomaar in Nederland het Duitse dochterbedrijf dagen wegens inbreuk in Duitsland op je Europese octrooi, ook niet als je tegelijkertijd het Nederlandse moederbedrijf daagt wegens inbreuk in Nederland op hetzelfde octrooi. Want, zo oordeelde het Hof van Justitie, het is niet hetzelfde octrooi. Het zijn twee losse octrooien, die je naar nationaal octrooirecht moet toepassen.

Onlangs heeft onze eigen Hoge Raad uitspraak gedaan over een spin-in-het-web arrest, en de theorie definitief naar de prullenbak verwezen. Tot er dus een Gemeenschapsoctrooi komt, blijft het nodig om in elk land afzonderlijk te procederen.

Via Volledig bericht, pardon Boek 9.

Arnoud

Neem een octrooi en maak indruk op uw ouders

Een intrigerende opmerking in How to Change the World: The Top Ten Lies of Entrepreneurs, een artikel van venture capitalist Guy Kawasaki:

The optimal number of times to use the P word in a presentation is one. Just once, say, “We have filed patents for what we are doing.” Done. The second time you say it, venture capitalists begin to suspect that you are depending too much on patents for defensibility. The third time you say it, you are holding a sign above your head that says, “I am clueless.” Sure, you should patent what you’re doing–if for no other reason than to say it once in your presentation. But at the end of the [day], patents are mostly good for impressing your parents. You won’t have the time or money to sue anyone with a pocket deep enough to be worth suing.

Daar kan ik me als octrooigemachtigde helemaal bij aansluiten. Je moet heel goed weten waarom je een octrooi wilt hebben. Niemand zal je een zak met geld geven enkel omdat je “je idee gepatenteerd hebt”. Je concurrent zal er ook echt niet voor uit de markt blijven. En het is al helemaal geen garantie dat niemand anders je met zijn octrooien lastig gaat vallen.

De vraag is dus wat je gaat doen met dat octrooi. In een open innovatie-model zijn octrooien nuttig bij de verkoop of andere overdracht van technologie. Octrooien kunnen ook worden gebruikt als wisselgeld bij onderhandelingen. Als een bedrijf een octrooi heeft op een bepaalde uitvinding die een ander bedrijf wil toepassen, dan moet dat andere bedrijf daarvoor betalen. Maar als het andere bedrijf ook octrooien heeft die het eerste bedrijf graag zou willen gebruiken, dan kan het andere bedrijf in de onderhandelingen een goedkopere (of misschien wel gratis) licentie krijgen. Weet dus wat je van plan bent voor je octrooi aanvraagt. Alhoewel het wel stoer is om een vader met drie octrooien te hebben natuurlijk.

Guy Kawasaki is trouwens naast venture capitalist ook een van de beste sprekers ter wereld.

Arnoud

Nieuw op Iusmentis: Legal protection of trade secrets and know-how (in Innovation @ iusmentis.com)

Eindelijk weer eens iets in het Engels:

Trade secret law protects information or know-how that is valuable because of its secrecy. The owner of a trade secret must take reasonable steps to keep it a secret. Misappropriation of trade secrets, including violation of a non-disclosure agreement (NDA) is a tort and sometimes even a criminal act.

Trade secret law or tort law protects valuable business information from misappropriation by others. The main requirement is that the information must be kept a secret by its owner. Any kind of information, ranging from manufacturing know-how, formulas or devices to marketing intelligence can be protected as a trade secret. A misappropriator can be convicted to pay damages or to cease using the trade secret information.

Trade secrets are a form of intellectual property, but trade secret protection does not offer rights comparable to those offered by copyright, patent or trademark laws. In most countries, trade secret misappropriation is regarded as a specific form of unfair competition. Some countries have specific laws on the protection of confidential business information. The TRIPS Agreement requires that countries implement adequate legal protection for “undisclosed information”.

Lees verder in Legal protection of trade secrets and know-how (in Innovation @ iusmentis.com).

Vertaling volgt te zijner tijd.

Arnoud