Het opeisen van een louter beschrijvende domeinnaam

| AE 6654 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 2 reacties

Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan een ander toebrengt. Dat meldde IE-forum onlangs. Twee bedrijven houden zich beiden bezig met artiestenverloning. De een vanaf artiestenverloning.nl, de ander vanaf artiestenverloningen.nl. De versie zonder ‘en’ was al sinds 2005 vastgelegd, maar pas in 2011 in gebruik genomen. De versie met ‘en’ was al in 2002 gebruikt. Dus wie mag nu de domeinnaam van de ander opeisen?

Je zou zeggen dat je zoiets via het merkenrecht oplost, maar dat kan hier niet want deze termen zijn louter beschrijvend. En een merk moet onderscheidend zijn, je moet aan het merk kunnen zien om wiens producten of diensten het gaat. Er was weliswaar een beeldmerk, maar een beeldmerk met een beschrijvende term geeft géén bescherming tegen het gebruik van die term an sich.

Het Hof bepaalt in het hoger beroep dat in zo’n situatie je in principe niets verkeerd doet door diezelfde term (of eentje die sterk lijkt) te gebruiken als domeinnaam. Ook niet als de ander daar last van heeft.

Er moeten “ernstige bijkomende omstandigheden” zijn. Wat die precies zijn, noemt het Hof niet in haar arrest. Tussen de regels door lijkt relevant of je bewust aanhaakt of niet. De rechtbank had eerder genoemd dat blokkeren van de oudere domeinnaamhouder een voorbeeld kan zijn. Het lijkt mij dat je site opzettelijk veel laten lijken op de concurrent ook wel zo’n omstandigheid kan opleveren.

De ‘en’-naamhouder had bovendien aangegeven de naam gekozen te hebben omdat die een directe relatie had tot het product en sterk was voor Google, en het Hof gelooft ze daarin. Je zou ergens wel denken, doe je dan geen onderzoek naar wat anderen in de markt gebruiken (of bedenk je niet zelf, “laat ik ook eens de versie met -en registreren”). Maar goed. Dat móet niet.

Bij een handelsnaam ligt het anders met een beschrijvende term. Een handelsnaam mag beschrijvend zijn, hoewel dan je bescherming tegen gebruik door concurrenten zeer beperkt zal zijn. Een domeinnaam kán handelsnaaminbreuk opleveren maar dan moet je de domeinnaam wel gebruiken als je bedrijfsnaam. Enkel een site hebben is niet genoeg: de site (en je bedrijf) moet zo héten. De gedaagde heette “Prae artiestenverloning”, en niet “Artiestenverloning(en).nl”. Daarmee is er geen sprake van gebruik als handelsnaam van die domeinnaam.

Het gebruik van beschrijvende termen was in het merken- en handelsnaamrecht vroeger nooit echt een probleem. Weinig mensen wilden echt een beschrijvende naam, want je kunt je daarmee niet goed profileren in de Gouden Gids en in advertenties. Het komt ergens wat shady over, “Verf” op je verfzaak zetten of “123 advocaat” als naam van je maatschap.

Maar op internet kan zo’n beschrijvende naam goud waard zijn, vanwege de hoge waarde die zoekmachines eraan toekennen. Hoewel ik ook daar blijf zitten met een stukje wantrouwen jegens zulke “Welkom bij beschrijvendenaam.nl” sites waarbij consequent geen echte namen worden genoemd maar “Wij van beschrijvendenaam”. Ik krijg dan steeds het gevoel dat dit een snel opgezette site is uit een sjabloontje in plaats van een winkel die echt gericht is op service en de klant van dienst zijn. Jullie ook?

Arnoud

Mag je een logo tonen als je over een bedrijf praat?

| AE 5752 | Ondernemingsvrijheid | 15 reacties

vormmerk-coca-cola.pngMet enige regelmaat vragen mensen:

Als je een bericht plaatst over een bedrijf, mag je dan het logo erbij zetten? (Variant: mag ik de namen en logo’s tonen van mijn klanten?)

Dat je best een bedrijfsnaam mag noemen als je iets te melden hebt over het bedrijf, spreekt voor de meeste mensen voor zich. Maar zodra je het logo oftewel beeldmerk van dat bedrijf erbij zet, dan worden er toch mensen zenuwachtig. Daar zit toch merkrecht en auteursrecht op, dan laten ze gelijk tien advocaten los en oh jee.

Dreigen kan natuurlijk altijd (helaas) maar winnen lijkt me sterk. Je mag een beeldmerk tonen als je iets te melden hebt over het bedrijf. RTL Nieuws hoeft echt geen toestemming aan Shell te vragen voor een reportage waarbij ze het beeldmerk van het bedrijf tonen. Dat is gewoon een relevant deel van het nieuws. En ook bloggers kunnen nieuws maken.

Natuurlijk moet je “refererend merkgebruik” zoals dat heet wel eerlijk zijn. Drie regeltjes “Shell is een heel groot bedrijf” en dan een gigalogo is natuurlijk niet echt nieuwswaardig, en dan kan de indruk ontstaan dat je op een of andere manier wilt aanhaken bij dat merk. Mijn gebruik van het cocacolaflesje hierboven is dus op het randje: dit bericht gaat niet over Coca-Cola of hun flesjes. Ik gooi het op dat dit een van de bekendste merken ter wereld is en dat jullie zo beter snappen dat ik het over merken ga hebben. Dat is ook een vorm van refereren. (Haha hij zei vorm en het is een vormmerk, dat flesje.)

Merken laten zien bij wijze van klantreferenties is ook een vorm van refereren, en daarmee in principe legitiem. Echter: de meeste klanten gaan er stilzwijgend vanuit dat je de klantrelatie niet aan de grote klok hangt. En los daarvan, als een klant iets niet leuk vindt dan is ‘ie niet lang klant meer. Vraag je dus goed af of je dit wilt doen.

Je kunt in je algemene voorwaarden een beding opnemen dat je het recht geeft klanten te noemen. Mijn standaardclausule komt neer op “het mag maar alleen op een pagina met anderen klanten ook en wie piept, gaat eraf”. Je kunt ook kiezen voor “ik mail je zodra ik dit gedaan heb” of zelfs “ik vraag het tegen het einde van de klus”. Het is maar net hoe klantvriendelijk je wilt zijn.

Arnoud

Adwords en beschrijvende merken in hoger beroep

| AE 2371 | Ondernemingsvrijheid | 4 reacties

De term “cruise travel” is beschrijvend voor de dienst “cruisereizen”, dus het bedrijf Cruise Travel kan niet verbieden dat anderen Adwords-advertenties kopen op die term als ze hun cruisereizen willen promoten. Ook niet op grond van haar beeldmerk waar dat woord in staat. Dat oordeelde het Gerechtshof Amsterdam gisteren in het hoger beroep van de Cruise Travel/Cruise Factory-zaak waar ik over berichtte halverwege 2009. (En ja ik was adviseur van Cruise Factory.)

In eerste instantie wilde de rechter geen uitspraak doen over de vraag of het merk “Cruise Travel” met gestileerde meeuw wel geldig was voor de woorden “Cruise Travel”. Zelfs als dat zo zou zijn, dan nog kon Cruise Travel niet verbieden dat Cruise Factory adverteerde op de term “cruise travel”. Die term was immers gebruikelijk in de branche om cruisereizen mee aan te duiden. De bestemming of kenmerken van een product mag je altijd aanduiden, ook als je daarbij de merknaam van een concurrent nodig hebt.

Het Hof is strenger: de term “cruise travel” is gewoon beschrijvend, en de merkhouder kan per definitie dus niets doen tegen advertenties op die beschrijvende term.

Cruise Factory heeft aangevoerd dat het gebruik van het tekstuele elementen van het (beeld)merk van Cruise Travel geen merkinbreuk koplevert omdat de woorden ‘cruise’ en ‘travel’ (ook in combinatie) beschrijvend zijn voor de diensten waarop het merk betrekking heeft en in de reiswereld ook veel gebruikt worden. Dit verweer slaagt. Evenals de losse woorden ‘cruise’ en ‘travel’ moet ook de (aaneengeschreven) combinatie daarvan als beschrijvend worden aangemerkt voor de diensten die door Cruise Travel onder het reeds genoemde beeldmerk worden aangeboden (Reizen met cruiseschepen, of, zoals Cruise Travel het zelf omschrijvt – vgl. inleidende dagvaarding onder 1 en 11 – “cruise reizen”).

Daarmee hoeft het Hof niet verder te kijken naar de vraag of hier sprake is van aanduiden van bestemming of kenmerken van de diensten van Cruise Factory. Een beetje jammer want nu weten we nog niet of dat een geldig verweer kan zijn bij Adwords.

Cruise Travel had ook gesteld dat inbreuk werd gepleegd op haar handelsnaam. Op zich kan dat, ook bij een beschrijvende handelsnaam. Maar hier niet, want Cruise Factory had overal duidelijk gemaakt dat zij als bedrijf naar buiten treedt onder de naam Cruise Factory en niet Cruise Travel. Dit sluit aan bij de Google/Farm Date-zaak waar een vergelijkbaar argument werd gevoerd.

Een advertentie kopen op andermans handelsnaam is op zichzelf nog geen handelsnaaminbreuk:

Dat als gevolg van het intypen van het woord ‘cruise’ gevolgd door ‘travel’ op de desbetreffende internetpagina(s) een advertentie verschijnt van Cruise Factory is niet reeds aan te merken als handelsnaamgebruik: voldoende duidelijk is immers dat de zoekwoorden niet aan een onderneming doch aan de aard van de door Cruise Factory aangeboden diensten refereren.

Pas als CF op de landingpagina groot de term “Cruise Travel” zou hebben gebruikt, zou dat wellicht anders kunnen uitvallen. (Iets waar Welkom bij merknaam-sites dus de fout mee ingaan.)

Arnoud

Een hashtag claimen, kan dat?

| AE 2133 | Ondernemingsvrijheid, Uitingsvrijheid | 29 reacties

Gisteren las ik op Marketingfacts over het claimen van een hashtag. Op Twitter wordt een #hashtag gebruikt om allerlei onderwerpen mee te #markeren, zodat je eenvoudiger kunt #zoeken op die termen. Twitteraar Petra de Boevere kreeg te horen dat ze de hashtag #weetjevandedag niet mocht gebruiken, omdat deze als merk gedeponeerd zou zijn en zij… Lees verder