Adwords en beschrijvende merken in hoger beroep

| AE 2371 | Ondernemingsvrijheid | 4 reacties

De term “cruise travel” is beschrijvend voor de dienst “cruisereizen”, dus het bedrijf Cruise Travel kan niet verbieden dat anderen Adwords-advertenties kopen op die term als ze hun cruisereizen willen promoten. Ook niet op grond van haar beeldmerk waar dat woord in staat. Dat oordeelde het Gerechtshof Amsterdam gisteren in het hoger beroep van de Cruise Travel/Cruise Factory-zaak waar ik over berichtte halverwege 2009. (En ja ik was adviseur van Cruise Factory.)

In eerste instantie wilde de rechter geen uitspraak doen over de vraag of het merk “Cruise Travel” met gestileerde meeuw wel geldig was voor de woorden “Cruise Travel”. Zelfs als dat zo zou zijn, dan nog kon Cruise Travel niet verbieden dat Cruise Factory adverteerde op de term “cruise travel”. Die term was immers gebruikelijk in de branche om cruisereizen mee aan te duiden. De bestemming of kenmerken van een product mag je altijd aanduiden, ook als je daarbij de merknaam van een concurrent nodig hebt.

Het Hof is strenger: de term “cruise travel” is gewoon beschrijvend, en de merkhouder kan per definitie dus niets doen tegen advertenties op die beschrijvende term.

Cruise Factory heeft aangevoerd dat het gebruik van het tekstuele elementen van het (beeld)merk van Cruise Travel geen merkinbreuk koplevert omdat de woorden ‘cruise’ en ‘travel’ (ook in combinatie) beschrijvend zijn voor de diensten waarop het merk betrekking heeft en in de reiswereld ook veel gebruikt worden. Dit verweer slaagt. Evenals de losse woorden ‘cruise’ en ‘travel’ moet ook de (aaneengeschreven) combinatie daarvan als beschrijvend worden aangemerkt voor de diensten die door Cruise Travel onder het reeds genoemde beeldmerk worden aangeboden (Reizen met cruiseschepen, of, zoals Cruise Travel het zelf omschrijvt – vgl. inleidende dagvaarding onder 1 en 11 – “cruise reizen”).

Daarmee hoeft het Hof niet verder te kijken naar de vraag of hier sprake is van aanduiden van bestemming of kenmerken van de diensten van Cruise Factory. Een beetje jammer want nu weten we nog niet of dat een geldig verweer kan zijn bij Adwords.

Cruise Travel had ook gesteld dat inbreuk werd gepleegd op haar handelsnaam. Op zich kan dat, ook bij een beschrijvende handelsnaam. Maar hier niet, want Cruise Factory had overal duidelijk gemaakt dat zij als bedrijf naar buiten treedt onder de naam Cruise Factory en niet Cruise Travel. Dit sluit aan bij de Google/Farm Date-zaak waar een vergelijkbaar argument werd gevoerd.

Een advertentie kopen op andermans handelsnaam is op zichzelf nog geen handelsnaaminbreuk:

Dat als gevolg van het intypen van het woord ‘cruise’ gevolgd door ‘travel’ op de desbetreffende internetpagina(s) een advertentie verschijnt van Cruise Factory is niet reeds aan te merken als handelsnaamgebruik: voldoende duidelijk is immers dat de zoekwoorden niet aan een onderneming doch aan de aard van de door Cruise Factory aangeboden diensten refereren.

Pas als CF op de landingpagina groot de term “Cruise Travel” zou hebben gebruikt, zou dat wellicht anders kunnen uitvallen. (Iets waar Welkom bij merknaam-sites dus de fout mee ingaan.)

Arnoud

Mag een provider Sedo-advertentiepaginas neerzetten op klantensites?

| AE 2040 | Informatiemaatschappij | 12 reacties

sedo-parking.pngEen lezer schreef me:

Een site die ik zo af en toe bezoek had vanochtend opeens een “Pagina niet beschikbaar” melding. Dat kan, de site zal wel over haar datalimiet heen zijn of zo. Maar de provider had er allemaal advertenties van Sedoparking eronder geparkeerd, dus ik kon gelijk doorklikken naar allerlei schaarsgeklede dames en andere fraaie onderwerpen die niets met die site te maken hadden.

Mag een hosting provider dit zomaar doen? Het zal ongetwijfeld rechtmatig zijn dat je bij overschrijding van het verbruik de pagina blokkeert maar om dan er maar advertenties met een compleet andere (expliciete) inhoud op te zetten waarvan de inkomsten (if any) ongetwijfeld gewoon naar de hosting provider vloeien is natuurlijk een andere zaak. Nog maar afgezien van potentiële imagoschade door de expliciete content.

Een provider is inderdaad gerechtigd een site te blokkeren (“op zwart” te zetten) wanneer de voorwaarden van het hostingcontract worden overtreden. Er moet dan wel iets komen te staan als mededeling aan bezoekers, al was het maar “Site gesloten ivm overschrijding dataverkeer”. Daar is niets mis mee.

Soms zie je ook dat zo’n site dan wordt doorgeleid naar de homepage van de provider. Ik vind dat al dubieus eerlijk gezegd: als bezoeker kom ik voor die site, niet voor de provider. Als in het winkelcentrum de boekhandel die ik zoek gesloten is, wil ik ook niet meteen doorlopen naar de supermarkt een verdieping lager.

Het lijkt me echt niet kunnen om een pornopagina of zelfs maar een ‘gewone’ Sedo-parkeerpagina met advertenties neer te zetten in de plaats van een website van een klant. Daar is geen enkele rechtvaardigingsgrond voor. Het is de site van de klant en niet van de provider. De site mag op zwart, er mag een zakelijke waarschuwingstekst bij maar geld verdienen met zulke advertenties kan echt niet door de beugel.

Arnoud

Adverteren bij Google voor tweedehands merkproducten mag

| AE 2150 | Ondernemingsvrijheid | 13 reacties

portakabin-primakabin-adwords.pngAdverteren bij Google voor tweedehands merkproducten mag, zolang je advertentie maar duidelijk is over jouw relatie tot de merkhouder. Dat blijkt uit het Europese arrest C-558/08 in de Portakabin/Primakabin-zaak (via) waarover onze eigen Hoge Raad vragen had gesteld. Het Hof van Justitie komt nu met nadere regels over wanneer de uitzonderingen op het merkrecht opgaan bij advertenties gekoppeld aan de merknaam als zoekwoord.

Na het onlangs gewezen arrest Google/Vuitton doet het Europese Hof nu ook uitspraak over de Portakabin/Primakabin-zaak. Hier stonden de advertenties van het bedrijf Primakabin centraal. Zij adverteerde voor “gebruikte portakabins”, wat na een sommatie van Portakabin veranderd werd in “gebruikte Portakabin units”. Tot aan de Hoge Raad werd doorgeprocedeerd of dit wel mocht, en die verwees de zaak door naar het Europese Hof omdat merkenrecht nu eenmaal Europees geregeld is.

Het Europese merkrecht kent grofweg twee redenen om een merk te gebruiken: om te verwijzen naar de soort, kwaliteit, bestemming etcetera van het eigen product en om te adverteren met een legitiem op de markt gebracht product. Bij ‘soort, bestemming etcetera’ moet je denken aan een vermelding “Past in de Philips THX1138 stofzuiger”.

In het arrest wordt de regel bevestigd uit het Google/Vuitton-arrest: advertenties met merknamen erin (of gekoppeld aan merknamen) zijn gewoon keihard merkinbreuk als “de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker” niet meer kan zien of er een band is tussen de adverteerder en de merkhouder.

Daarna besluit het Hof dat die verwijzings-uitzondering in principe niet kan opgaan bij advertenties bij zoekmachines. Er is normaal geen reden om te verwijzen naar andermans product – tenzij je dus stofzuigerzakken voor de Philips THX1138 stofzuiger wilt verkopen. De rechter moet dit van geval tot geval onderzoeken, maar moet daarbij voorop stellen dat het gebruik niet toegestaan.

Een verkoper kan wél adverteren met merknamen als hij gewoon legaal verkregen merkproducten wil doorverkopen. Dit is al decennia vaste rechtspraak: het merkrecht is ‘uitgeput’ wanneer de merkhouder zelf het product in Europa op de markt brengt. Anderen mogen dat dan doorverkopen, en mogen ook reclame maken met de merknaam in hun advertenties over dat doorverkopen. (Je zou zeggen dat dat logisch is maar er is vele malen tot aan dit Europese Hof over geprocedeerd, want volgens merkhouders is tweedehands doorverkoop toch wel een schandalig stukje piraterij en merkmisbruik.)

Als je die vaste rechtspraak doortrekt naar advertenties, dan wordt de hoofdregel

dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht

Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op. Als de merkhouder een “gegronde reden” heeft, dan mag hij nog steeds bezwaar maken.

Het Hof noemt een aantal voorbeelden van wanneer er zo’n gegronde reden is:

  • als de advertentie de reputatie van het merk ernstig schaadt;
  • als de adverteerder de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, bijvoorbeeld door te suggereren dat hij tot het distributienet van de merkhouder behoort (geautoriseerd dealer is);
  • als de adverteerder de merkproducten van hun merkaanduiding ontdoet (“debranding”) en er zijn eigen merkje opplakt.

Daar staat tegenover dat er níet meteen al sprake is van een gegronde reden als

  • je de merknaam combineert met het woord “gebruikt” of “tweedehands”
  • <li>de reclame jouw imago versterkt ("sjonge, hij verkoopt Dior, nou dan zal het wel een goeie zijn")</li>
    
    <li>je ook andere (tweedehands of nieuwe) producten verkoopt, tenzij die andere producten "het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren" ernstig zou kunnen schaden (dus geen Dior parfum tussen de vuilniszakken)</li>
    

Ik zou dus zeggen dat hieruit volgt dat je mag adverteren met merkproducten die je tweedehands verkoopt, als

  1. je die producten legaal in Europa ingekocht hebt,
  2. je er netjes bij meldt dat ze tweedehands of gebruikt zijn als dat zo is,
  3. je je eigen bedrijfsnaam noemt in de advertentie,
  4. geen bijdehante of dubbelzinnige opmerkingen opneemt die suggereren dat je toestemming hebt van de merkhouder, en
  5. je de merknamen en logo’s op het product niet gaat overplakken.

In het kader van de giecheltoets: “wettelijk geautoriseerd dealer” noemen en dan zeggen “van de wet ben ik geautoriseerd om te dealen in tweedehands producten” mag dus niet.

Heel verrassend is dit arrest niet, maar het is goed om het zo op een rijtje te hebben staan want zoals gezegd willen merkhouders nog wel eens over de rooie gaan omdat iemand hun merkproducten durft door te verkopen en dat nog waagt te adverteren ook.

Arnoud

Merkinbreuk door AdWords: adverteerders wel, Google niet

| AE 2030 | Ondernemingsvrijheid | 27 reacties

Daar zijn we dan: het langverwachte Adwords-arrest, meldt Boek9.nl. Naar aanleiding van een Franse rechtszaak heeft het Europese Hof van Justitie nu eindelijk uitsluitsel gegeven in haar arrest C-236/08 tot en met C-238/08. Kort gezegd: Google pleegt geen merkinbreuk als mensen adverteren op merknamen, maar moet wel ingrijpen als de merkhouder een klacht indient over… Lees verder

“Het is niet toegestaan banners, statistieken scripts of andere scripts te blokkeren”

| AE 1595 | Informatiemaatschappij | 32 reacties

Een lezer tipte me over een zeer opvallende algemene voorwaarde van spelsite Jijbent: Het is niet toegestaan banners, statistieken scripts of andere scripts te blokkeren. Lang geleden schreef ik al eens, waar zou je deze eis als site-eigenaar op kunnen baseren? Ik zou het echt niet weten. Inbreuk op auteursrecht of zo is het niet,… Lees verder

AutoTrack wint toch van Gaspedaal

| AE 1461 | Intellectuele rechten | 12 reacties

Internetbedrijf InnoWeb moet binnen 48 uur stoppen met het aanbieden van gegevens van AutoTrack op de website gaspedaal.nl op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Dat meldde Nu.nl afgelopen woensdag. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de autozoekmachine inbreuk maakte op het databankenrecht van Wegener, de exploitant van AutoTrack. Gaspedaal nam… Lees verder

Vraag aan Europees Hof: wanneer zijn Adwords legaal?

| AE 1081 | Ondernemingsvrijheid | 2 reacties

Verkopen van “genuine replica” merkproducten is een populaire bezigheid. Je moet natuurlijk wel kunnen adverteren, en onlangs maakte Google het met haar nieuwe Adwords-policy bedrijven een stuk gemakkelijker. In de EU is het nu toegestaan om advertenties te kopen op andermans merknaam. Daar maken verkopers van “echte replicaproducten” handig gebruik van. In Frankrijk werd Louis… Lees verder

Gaspedaal.nl mag Autotrack.nl blijven doorzoeken

Alweer een zoekmachine vrijgesproken. Dit keer eens geen huizenzoekmachines maar een autozoekmachine: Gaspedaal.nl. Via deze zoekmachine kun je aan de hand van dingen als merk, kilometerstand, bouwjaar, prijs en postcode zoeken in een aantal sites met aangeboden tweedehands auto’s. Dat vond Wegener, de beheerder van die sites, geen leuk idee want zij hadden ruim 1,9… Lees verder