Op verwarringwekkende wijze aanhaken bij andermans domeinnaam

| AE 2382 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 17 reacties

just-eat-thuisbezorgd-winkel-deur.pngDe domeinnaam “chinees-thuisbezorgd.nl” veroorzaakt verwarring over de eigenaar van de site: de consument verwacht dat dat Thuisbezorgd.nl is. Maar omdat concurrent Just-Eat daar eigenaar van is, is hier sprake van domeinnaaminbreuk en moet de domeinnaam worden overgedragen. Dat oordeelde het Gerechtshof begin deze maand in het hoger beroep van de Just Eat/Thuisbezorgd-zaak van juli 2009 (LJN BP1963).

Just-Eat had diverse domeinnamen geregistreerd waarin de aanduiding “thuisbezorgd” voorkwam, zoals “amsterdam-thuisbezorgd.nl” en “chinees-thuisbezorgd.nl”. Thuisbezorgd.nl meende dat dit handelsnaaminbreuk opleverde, omdat zij immers handelde als Thuisbezorgd.nl en potentiële klanten die die domeinnaam zien, zullen denken dat die sites bij haar hoorden.

Just-Eat was het daar niet mee eens: zij linkte slechts die domeinnamen door naar haar eigen site, en daar stond duidelijk “Just Eat” op. Daarmee zou verwarring uitgesloten zijn. Op zich een terecht argument, alleen had Just-Eat een tussenpagina geplaatst op de homepage van die domeinnamen die 10 seconden in beeld bleef en “In Amsterdam eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat!” of iets als “Chinees eten thuisbezorgd krijgen via Just-Eat!” toonde, plus een mededeling dat binnenkort daar een site geopend zou worden. Het Hof oordeelt echter dat zo’n vermelding nog nét geen handelsnaamgebruik is, omdat er immers nu nog geen zakelijke dienstverlening plaatsvindt op die site.

Het volgende argument van Thuisbezorgd.nl was dat Just-Eat toch onrechtmatig handelde, omdat het evident was dat ze wilde aanhaken bij de bekende handelsnaam Thuisbezorgd.nl met die toegespitste domeinnamen (volgens de “kom nou toch”-toets). Daarover neemt het Hof als uitgangspunt

dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan die ander. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht.

Er spelen dus twee vragen: ten eerste is er sprake van verwarring, en ten tweede is die verwarring onrechtmatig?

Bij de eerste vraag is het Hof snel klaar:

[Het Hof is] van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Bij het normaal oplettende publiek kan immers de indruk ontstaan dat het van doen heeft met een onderdeel van (de onderneming van) Thuisbezorgd.nl dat meer specifieke mogelijkheden biedt met betrekking tot de steden en/of menukeuzes waarin zij bemiddelt.

Dat lijkt me terecht, de combinatie “plaats/bedrijfsnaam” of “dienst/bedrijfsnaam” is een gebruikelijke manier om jezelf in specifieke niches bekend te maken.

Bij de tweede vraag neemt het Hof de kennelijke intenties van Just-Eat mee:

Veeleer dringt zich de indruk op dat Just-Eat doelbewust op de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen heeft geregistreerd om daarin mee op voor het publiek verwarringwekkende wijze te kunnen aanhaken bij het succes en de naamsbekendheid van Thuisbezorgd.nl. Het voorgaande brengt mee dat de wijze waarop Just-Eat de op de handelsnaam van Thuisbezorgd.nl gelijkende domeinnamen gebruikt, naar het voorlopig oordeel van het hof, op onrechtmatige wijze tot verwarring leidt en daarmee de grenzen van eerlijke mededinging overschrijdt.

Het verweer dat “thuisbezorgd” een gebruikelijke uitdrukking is voor de diensten van Just-Eat (eten bezorgen) mag niet baten. Zó gebruikelijk is die naam nu ook weer niet. Misschien dat het bij een naam als “eten bezorgen” wel gelukt zou zijn. Maar het is hier voor het Hof zo duidelijk dat de combinatie gekozen is om de concurrent te pesten, dat het Hof de vorderingen toewijst. Just-Eat mag de domeinnamen inleveren en is verder diverse dwangsommen verschuldigd.

Ik blijf erbij dat dit een foute redenering is: de vordering tegen “onrechtmatige verwarring” is precies waar de merkenwet voor bedoeld is. En die is duidelijk: zo’n vordering mag alleen als je een merk geregistreerd hebt. Maar ja, wie het zo bont maakt met domeinnamen, heeft de schijn zodanig tegen dat ‘ie hoe dan ook gaat verliezen.

Arnoud

Videosite 123video aansprakelijk voor uploads door gebruikers

| AE 2333 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 22 reacties

Kim Holland heeft aan het langste eind getrokken in een rechtszaak tegen de videowebsite 123video, meldde DePers.nl gisteren. Op de videowebsite waren filmpjes van de pornoster geupload, en de rechtbank Amsterdam oordeelt nu dat de site-exploitanten daarmee het auteursrecht van Holland geschonden hebben. Dat het gebruikers waren die de filmpjes uploadden, acht de rechtbank irrelevant: omdat 123video de filmpjes bekeek en zo nodig verplaatste naar de juiste categorie, kan ze niet meer claimen slechts een dienstverlener te zijn.

Op 123video kunnen gebruikers zelf filmpjes uploaden in diverse categorieën, waaronder “XXX – Erotiek & Sex”. Eind 2007 en begin 2008 werden er filmpjes geüpload van Kim Holland, die daarvoor de site aansprakelijk stelde. De site had de uploader in vrijwaring opgeroepen, maar dat bleek uiteindelijk geen praktisch haalbare kaart. 123video verweerde zich vervolgens zelf, met als hoofdargument dat zij niet aansprakelijk is voor auteursrechteninbreuk. 123video ziet zich als een tussenpersoon, een dienstverlener die mensen filmpjes laat uploaden maar zelf geen bemoeienis heeft met de inhoud. En volgens art. 6:196c BW is zo’n tussenpersoon niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken door uploaders.

De rechtbank denkt daar anders over:

123 Video komt met volledige kennis van de gevolgen van haar gedrag tussen om aan bezoekers van haar site toegang tot beschermde werken te verlenen. Zij heeft op haar website een aparte categorie voor pornovideo’s aangemaakt, waardoor de op haar site geplaatste pornovideo’s voor gebruikers eenvoudig toegankelijk zijn. Video’s die in de categorie XXX niet thuishoren, maar daar desalniettemin zijn geplaatst, verplaatst 123 Video (al dan niet na een melding) naar een andere categorie.

Daarbij neemt de rechtbank voor onweersproken en dus waar aan dat:

Bijna alle andere grote online pornosites hebben hetzelfde gedaan: eerst veel materiaal naar de site laten uploaden. Dat genereert het nodige verkeer naar de site. … Zodra er voldoende verkeer naar de site is, wordt de content gelegaliseerd. … De rechtbank houdt het er daarom voor dat de aanwezigheid van illegale content binnen de categorie XXX eerder regel dan uitzondering was.

123video faciliteert dus niet slechts het uploaden van filmpjes maar publiceert ze zelf opnieuw. En daarbij mag ze géén beroep doen op de uitsluiting voor aansprakelijkheid voor tussenpersonen: 123 laat zich “wel degelijk in met de van gebruikers afkomstige informatie, alsmede dat zij controle heeft over die informatie en de gebruikers van de website van 123 Video”.

Hier schemeren de vonnissen uit de Mininova– en Stokke/Marktplaats-zaken doorheen: van een dienstverlener mag worden verwacht dat hij maatregelen neemt tegen illegale content, en als dat onvoldoende blijkt dan kan hij aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Maar de rechtbank neemt hier wel erg makkelijk aan dat 123video te weinig heeft gedaan. Wat 123video doet is niet meer dan wat elke communitysite doet: modereren en verplaatsen van dingen zodat het overzichtelijk en netjes blijft (nou ja, voor zover een pornosite netjes is).

Ik vind dat bijzonder zorgelijk: het kan echt niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om alléén de puur passieve dienstverlener te beschermen, en partijen die ook maar de geringste controle uitvoeren meteen ten volle aansprakelijk te houden. Het wordt tijd voor een aparte exceptie voor dienstverleners als 123video: wie zijn best doet een site netjes te houden, mag daar niet voor worden gestraft.

Omdat niet duidelijk is of Holland de auteursrechten heeft op de gewraakte filmpjes (er is nogal wat geschoven met BV’s), houdt de rechtbank de zaak aan tot Holland met bewijs daarmee komt. Maar ik begrijp van 123video dat ze toch nu al in hoger beroep gaat tegen de conclusie dat zij aansprakelijk is voor wat gebruikers uploaden.

Update (10 maart 2011): er is geschikt dus het hoger beroep zal wel van de baan zijn.

Arnoud

Adverteren bij Google voor tweedehands merkproducten mag

| AE 2150 | Ondernemingsvrijheid | 13 reacties

portakabin-primakabin-adwords.pngAdverteren bij Google voor tweedehands merkproducten mag, zolang je advertentie maar duidelijk is over jouw relatie tot de merkhouder. Dat blijkt uit het Europese arrest C-558/08 in de Portakabin/Primakabin-zaak (via) waarover onze eigen Hoge Raad vragen had gesteld. Het Hof van Justitie komt nu met nadere regels over wanneer de uitzonderingen op het merkrecht opgaan bij advertenties gekoppeld aan de merknaam als zoekwoord.

Na het onlangs gewezen arrest Google/Vuitton doet het Europese Hof nu ook uitspraak over de Portakabin/Primakabin-zaak. Hier stonden de advertenties van het bedrijf Primakabin centraal. Zij adverteerde voor “gebruikte portakabins”, wat na een sommatie van Portakabin veranderd werd in “gebruikte Portakabin units”. Tot aan de Hoge Raad werd doorgeprocedeerd of dit wel mocht, en die verwees de zaak door naar het Europese Hof omdat merkenrecht nu eenmaal Europees geregeld is.

Het Europese merkrecht kent grofweg twee redenen om een merk te gebruiken: om te verwijzen naar de soort, kwaliteit, bestemming etcetera van het eigen product en om te adverteren met een legitiem op de markt gebracht product. Bij ‘soort, bestemming etcetera’ moet je denken aan een vermelding “Past in de Philips THX1138 stofzuiger”.

In het arrest wordt de regel bevestigd uit het Google/Vuitton-arrest: advertenties met merknamen erin (of gekoppeld aan merknamen) zijn gewoon keihard merkinbreuk als “de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker” niet meer kan zien of er een band is tussen de adverteerder en de merkhouder.

Daarna besluit het Hof dat die verwijzings-uitzondering in principe niet kan opgaan bij advertenties bij zoekmachines. Er is normaal geen reden om te verwijzen naar andermans product – tenzij je dus stofzuigerzakken voor de Philips THX1138 stofzuiger wilt verkopen. De rechter moet dit van geval tot geval onderzoeken, maar moet daarbij voorop stellen dat het gebruik niet toegestaan.

Een verkoper kan wél adverteren met merknamen als hij gewoon legaal verkregen merkproducten wil doorverkopen. Dit is al decennia vaste rechtspraak: het merkrecht is ‘uitgeput’ wanneer de merkhouder zelf het product in Europa op de markt brengt. Anderen mogen dat dan doorverkopen, en mogen ook reclame maken met de merknaam in hun advertenties over dat doorverkopen. (Je zou zeggen dat dat logisch is maar er is vele malen tot aan dit Europese Hof over geprocedeerd, want volgens merkhouders is tweedehands doorverkoop toch wel een schandalig stukje piraterij en merkmisbruik.)

Als je die vaste rechtspraak doortrekt naar advertenties, dan wordt de hoofdregel

dat de houder van een merk een adverteerder niet kan verbieden om, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat deze adverteerder zonder toestemming van die houder heeft geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor de wederverkoop van tweedehands waren die oorspronkelijk door de merkhouder of met zijn toestemming onder dit merk in de EER in de handel zijn gebracht

Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op. Als de merkhouder een “gegronde reden” heeft, dan mag hij nog steeds bezwaar maken.

Het Hof noemt een aantal voorbeelden van wanneer er zo’n gegronde reden is:

  • als de advertentie de reputatie van het merk ernstig schaadt;
  • als de adverteerder de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen hem en de merkhouder, bijvoorbeeld door te suggereren dat hij tot het distributienet van de merkhouder behoort (geautoriseerd dealer is);
  • als de adverteerder de merkproducten van hun merkaanduiding ontdoet (“debranding”) en er zijn eigen merkje opplakt.

Daar staat tegenover dat er níet meteen al sprake is van een gegronde reden als

  • je de merknaam combineert met het woord “gebruikt” of “tweedehands”
  • <li>de reclame jouw imago versterkt ("sjonge, hij verkoopt Dior, nou dan zal het wel een goeie zijn")</li>
    
    <li>je ook andere (tweedehands of nieuwe) producten verkoopt, tenzij die andere producten "het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren" ernstig zou kunnen schaden (dus geen Dior parfum tussen de vuilniszakken)</li>
    

Ik zou dus zeggen dat hieruit volgt dat je mag adverteren met merkproducten die je tweedehands verkoopt, als

  1. je die producten legaal in Europa ingekocht hebt,
  2. je er netjes bij meldt dat ze tweedehands of gebruikt zijn als dat zo is,
  3. je je eigen bedrijfsnaam noemt in de advertentie,
  4. geen bijdehante of dubbelzinnige opmerkingen opneemt die suggereren dat je toestemming hebt van de merkhouder, en
  5. je de merknamen en logo’s op het product niet gaat overplakken.

In het kader van de giecheltoets: “wettelijk geautoriseerd dealer” noemen en dan zeggen “van de wet ben ik geautoriseerd om te dealen in tweedehands producten” mag dus niet.

Heel verrassend is dit arrest niet, maar het is goed om het zo op een rijtje te hebben staan want zoals gezegd willen merkhouders nog wel eens over de rooie gaan omdat iemand hun merkproducten durft door te verkopen en dat nog waagt te adverteren ook.

Arnoud

Merkinbreuk door AdWords: adverteerders wel, Google niet

| AE 2030 | Ondernemingsvrijheid | 27 reacties

Daar zijn we dan: het langverwachte Adwords-arrest, meldt Boek9.nl. Naar aanleiding van een Franse rechtszaak heeft het Europese Hof van Justitie nu eindelijk uitsluitsel gegeven in haar arrest C-236/08 tot en met C-238/08. Kort gezegd: Google pleegt geen merkinbreuk als mensen adverteren op merknamen, maar moet wel ingrijpen als de merkhouder een klacht indient over… Lees verder

Op onrechtmatige wijze in verwarring worden gebracht

| AE 2016 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 10 reacties

Goed, ik zal erover ophouden: inbreuk op een domeinnaam kan dus wel. Vorige week nog blogde ik over diverse vonnissen waarin een domeinnaam kon worden opgeëist zonder dat sprake was van merk- of handelsnaaminbreuk. De motivatie was daar dat men onrechtmatig handelde door nodeloos verwarring te stichten. Ik zag en zie niet hoe je dat… Lees verder

Wederom inbreuk op domeinnaam

| AE 1991 | Intellectuele rechten, Ondernemingsvrijheid | 13 reacties

“Inbreuk op een domeinnaam”, een rare zin vind ik. Het klinkt als “inbreuk op een auto”. Inbreuk pleeg je op rechten, bijvoorbeeld het eigendomsrecht op die auto of een merkrecht op die domeinnaam. Vorig jaar bleek in de Thuisbezorgd/Just-Eat-zaak echter dat je ook zonder handelsnaam of merk kunt optreden wanneer de domeinnaam nodeloos veel verwarring… Lees verder

123video wil dat gebruiker haar schade vergoedt

| AE 1832 | Intellectuele rechten | 27 reacties

Internetprovider Ziggo moet de persoonsgegevens van een klant geven die video’s van pornoster Kim Holland plaatste op 123video.nl, meldde Webwereld maandag. Deze eis had 123video.nl ingesteld omdat zij op haar beurt (haha, hij zei beurt en het gaat over porno) was aangeklaagd door Kim Holland Producties vanwege diezelfde videos. Dat er illegaal filmpjes worden geupload… Lees verder

‘Waarom Creative Commons niet kan werken’

| AE 1712 | Intellectuele rechten | 24 reacties

Via Boek9.nl vond ik een artikel van Kamiel Koelman, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef (marquee alert). Zijn stelling: Creative Commons is bedoeld voor remixen en hergebruik van werken, maar dat gaat niet werken: De reden daarvoor is dat CC-licenties de obstakels die aan hergebruik van een willekeurig ergens op internet gevonden werk in… Lees verder

Europese illegale downloaders blijven ongestraft (gastpost)

Auteursrechtenorganisaties zitten er maar mee in de maag: het internet. Het publiek kan dankzij dit medium heel gemakkelijk auteursrechtelijk beschermde werken met elkaar uitwisselen. Burgers zien geen enkel moreel bezwaar en dus wordt er op grote schaal gedownload. Dit bemoeilijkt de handhaving omdat voor iedere overtreding apart naar de rechter gegaan moet worden. Frankrijk dacht… Lees verder